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Año XXXII – Número 2636 Lima, 24 de noviembre de 2015

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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PROCESO 116-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: RICHSTONE (denominativa). Demandante: COMERCIALIZADORA DE LLANTAS UNIDAS S.A. Proceso interno 2009-00273-00 .................... ........................ 1

PROCESO 119-IP-2015 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 4

y 13 literales c) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente de invención: “INHIBIDORES DE SGLT2 DE GLUCÓSIDOS DE C-ARILO Y MÉTODO” Demandante: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY. Proceso interno N°. 2009-00080..................... .................................................................. 14

PROCESO 121-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 159 de la misma Decisión. Marca: STRADA (mixta). Demandante: MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. Proceso interno 2009-00010-00...................... ....................... 28

PROCESO 116-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: RICHSTONE (denominativa).Demandante: COMERCIALIZADORA DE LLANTAS UNIDAS S.A. Proceso interno 2009-00273-00.

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Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince. VISTOS: El 12 de marzo de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2009-00273-00. El auto de 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: COMERCIALIZADORA DE LLANTAS UNIDAS S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República

de Colombia. Terceros interesados: BRIDGESTONE CORPORATION BRIDGESTONE LICENSING SERVICE INC. Hechos.

1. El 11 de enero de 2007, Comercializadora de Llantas Unidas S.A. solicitó el registro de la marca RICHSTONE (denominativa) para distinguir “toda clase de vehículos, automotores, repuestos, partes y sus accesorios; llantas, rines protectores y neumáticos, y sus accesorios” en la Clase 12 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. El 30 de marzo de 2007, la citada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 574. Bridgestone Corporation presentó oposición argumentando que la marca solicitada era similar a la marca BRIDGESTONE (denominativa), registrada previamente a su favor en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Bridgestone Licensing Services Inc. presentó oposición manifestando que la marca solicitada era similar a las marcas FIRESTONE PA 2000 (denominativa), FIRESTONE CHAMPION F-151 (denominativa), FIRESTONE CVH 2000 (denominativa), FIRESTONE FORESTRY SPECIAL (denominativa), FIRESTONE CHAMPION SPADE GRIP (denominativa), FIRESTONE (denominativas y mixtas), FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23* (denominativa), FIRESTONE SAT 2000 (denominativa), FIRESTONE HP 3000 (denominativa), FIRESTONE HP 2000 (denominativa), FIRESTONE CV 2000 (denominativa), registradas previamente a su favor en las Clases 12, 17, 37 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

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3. El 30 de julio de 2008, mediante Resolución 27083, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró fundada la oposición presentada por Bridgestone Corporation, infundada la oposición presentada por Bridgestone Licensing Services Inc., y denegó el registro de la marca solicitada.

4. El 28 de agosto de 2008, Comercializadora de Llantas Unidas S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 27083.

5. El 29 de septiembre de 2008, mediante Resolución 37017, la División de Signos

Distintivos de la SIC revocó la Resolución 27083, declaró infundada la oposición formulada por Bridgestone Corporation y concedió el registro de la marca RICHSTONE (denominativa).

6. Bridgestone Corporation interpuso recurso de apelación contra la Resolución 37017, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 53582 de 18 de diciembre de 2008, revocando la Resolución 37017 y confirmando lo decidido en la Resolución 27083.

7. Mediante escrito de 28 de abril de 2009, Comercializadora de Llantas Unidas S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 53582 y 27083.

8. El 8 de julio de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del

Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. Argumentos de la demanda. COMERCIALIZADORA DE LLANTAS UNIDAS S.A. presentó demanda bajo los siguientes argumentos:

9. La marca solicitada RICHSTONE (denominativa) tiene suficiente distintividad para

distinguir productos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. No existe similitud ortográfica, fonética ni ideológica entre las marcas RICHSTONE (denominativa) y BRIDGESTONE (denominativa), ya que conjugan letras y sílabas diferentes, producen sonidos distintos al pronunciarse y evocan ideas disímiles en la mente del consumidor. Los signos RICHSTONE (denominativo) y BRIDGESTONE (denominativo) no presentan ninguna similitud o riesgo de confusión. Es irrelevante que las marcas en conflicto amparen los mismos productos, pues los signos no son confundibles entre sí.

10. La expresión STONE, presente en ambas marcas, es una palabra de uso común para distinguir productos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Respecto de la palabra de uso común STONE, existen diversas marcas que han sido registradas por la SIC a favor de distintos titulares, que contienen dicha palabra y que distinguen productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como ROADSTONE (denominativa), AUSTONE (mixta), DEESTONE (mixta), TOUGHSTONE (denominativa) y GS GOLD STONE (mixta), entre otras marcas. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

11. Si bien existen diferencias gramaticales entre los signos RICHSTONE (denominativo) y BRIDGESTONE (denominativo), son expresiones provenientes del inglés, de manera que el consumidor las pronunciará de manera semejante, creyendo que son un mismo signo.

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12. Las marcas en conflicto distinguen o pretenden distinguir productos que pertenecen a la misma clase internacional y se comercializan y publicitan por los mismos canales, lo que podría generar riesgo de confusión en el mercado. Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado. BRIDGESTONE CORPORATION presentó contestación a la demanda manifestando que:

13. El signo RICHSTONE (denominativo) se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad comprendida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues es similar a la marca BRIDGESTONE (denominativa), registrada previamente a su favor en la misma clase internacional.

14. Existe similitud fonética y visual entre las marcas RICHSTONE (denominativa) y BRIDGESTONE (denominativa), por cuanto la vocalización de las marcas es similar y tienen rasgos ortográficos semejantes. Adicionalmente, entre ambas marcas no existe diferencia ideológica, pues éstas no evocan ninguna idea en el consumidor por estar compuestas de partículas en idioma inglés.

15. Los productos que distinguen las marcas RICHSTONE (denominativa) y BRIDGESTONE

(denominativa) pertenecen a la misma clase internacional, lo que podría generar riesgo de confusión o asociación en los consumidores.

16. No obra en el expediente copia de la contestación de la demanda por parte de

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

17. Que, los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

18. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

19. Que, el Tribunal interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina1. No procede la interpretación del artículo 134 de la citada norma, por no considerarse aplicable al caso concreto. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos.

2. Comparación entre signos denominativos.

1 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”.

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3. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. Palabras de uso común en idioma extranjero (STONE). Signos de fantasía en idioma extranjero.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. LA IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. RIESGO

DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS.

20. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de

confusión o asociación entre el signo solicitado RICHSTONE (denominativo) y las marcas sobre la base de las cuales se presentaron las oposiciones BRIDGESTONE (denominativa), FIRESTONE PA 2000 (denominativa), FIRESTONE CHAMPION F-151 (denominativa), FIRESTONE CVH 2000 (denominativa), FIRESTONE FORESTRY SPECIAL (denominativa), FIRESTONE CHAMPION SPADE GRIP (denominativa), FIRESTONE (denominativas y mixtas), FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23* (denominativa), FIRESTONE SAT 2000 (denominativa), FIRESTONE HP 3000 (denominativa), FIRESTONE HP 2000 (denominativa) y FIRESTONE CV 2000 (denominativa).

21. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

22. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina

tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

23. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”2.

24. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para

registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases

2 Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1648, de 21 de agosto de 2008, marca:

SHERATON.

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puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

25. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de

claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”3.

26. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el

mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

27. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe

identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

28. Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar

al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

29. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple

semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”4.

30. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación

corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

31. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o

servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

32. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes

criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o

3 Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED

JEANS. 4 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S.

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marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”5.

33. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la

similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

34. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a

compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

35. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

36. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea,

que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

37. El Juez consultante, deberá tener en cuenta que aunque en sentido estricto las palabras

RICHSTONE (rico/roca)6 y BRIDGESTONE (puente/roca)7 no son palabras en idioma extranjero, están conformadas por dos palabras en idioma extranjero, por lo que su pronunciación sí genera una idea en el público consumidor en caso que el significado de dichas palabras sea conocido. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos.

38. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta

confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”8.

5 Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo

referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX.

6 www.wordreference.com 7 www.wordreference.com 8 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Ed. Montecorvo S.A.,

Madrid, 1984, p. 215.

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2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa9.

39. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos

en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.

40. Se abordará el tema de las marcas denominativas, en vista de que el signo solicitado RICHSTONE (denominativo) y las marcas sobre la base de las cuales se presentaron las oposiciones BRIDGESTONE (denominativa), FIRESTONE PA 2000 (denominativa), FIRESTONE CHAMPION F-151 (denominativa), FIRESTONE CVH 2000 (denominativa), FIRESTONE FORESTRY SPECIAL (denominativa), FIRESTONE CHAMPION SPADE GRIP (denominativa), FIRESTONE (denominativas y mixtas), FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23* (denominativa), FIRESTONE SAT 2000 (denominativa), FIRESTONE HP 3000 (denominativa), FIRESTONE HP 2000 (denominativa) y FIRESTONE CV 2000 son marcas denominativas.

41. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

42. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su

caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

9 BREUER MORENO, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Ed. Robis, Buenos

Aires, pp. 351 y s.s.

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43. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se

solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

44. En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados

en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos denominativos en conflicto. 3. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO.

PALABRAS DE USO COMÚN EN IDIOMA EXTRANJERO (STONE). SIGNOS DE FANTASÍA EN IDIOMA EXTRANJERO.

45. En el proceso interno se discute si el signo RICHSTONE (denominativo) tendría la

suficiente distintividad, al contener las palabras en idioma extranjero RICH (rico) y STONE (piedra). Además, en el proceso interno se manifiesta que la palabra STONE es de uso común para distinguir los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Por este motivo, el Tribunal interpretará el presente tema.

46. Los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, podrán ser registrados como marcas si los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente distintividad al signo.

47. Respecto a los signos en idioma extranjero, el Tribunal ha manifestado que: “No serán

registrables dichos signos, si el significado conceptual de las partículas o palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose extendido su uso para una clase determinada, o si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto (…)”. (Proceso 146-IP-2013, de 25 de septiembre de 2013, marca: MAKE UP mixta).

48. Existen palabras extranjeras que tanto su conocimiento como su significado conceptual

se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo (…) es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”. (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°- 398 de 22 de diciembre de 1998, marca: SALTIN y etiqueta).

49. Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el

significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”. (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012).

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50. Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que“han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción comúnequivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendoprohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”. (Proceso 3-IP-95,publicado en la G.O.A.C. Nº. 189, de 10 de septiembre de 1995, marca:CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI).

51. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una omás palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación,caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten dedistintividad suficiente.

Palabras de uso común en idioma extranjero.

52. Existen partículas en idioma extranjero que tanto su conocimiento como su significadoconceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión delpúblico; en este caso, cuando una partícula en idioma extranjero que conforma un signo(…) es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de suescritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genéricoo descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sinembargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”8.

53. Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”9.

54. Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”10.

55. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una omás partículas de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación,caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten dedistintividad suficiente.

56. El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clasede palabras, partículas, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que nopueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que sutitular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, encombinación de otros elementos en el diseño de signos.

8 Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SALTIN y etiqueta.

9 Proceso 70-IP-2012, de 12 de septiembre de 2012. 10 Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI.

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57. Al efectuar el examen de signos de uso común, no deben tomarse en cuenta laspartículas o palabras de uso general o común; ésta es una excepción al principio de queel cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos quese enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de laspartículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente queintegra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de la marca.

58. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas,descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales quepertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de la marca,porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los sigautilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio deunos pocos.

59. También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente11.

60. Finalmente, el Tribunal ha señalado: “Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”12.

61. El Juez consultante debe determinar si la palabra STONE es de uso común en la Clase12 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexascompetitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para asíestablecer si el signo solicitado es registrable, tomando en consideración que cuenta conel elemento denominativo adicional RICH.

Signos de fantasía en idioma extranjero.

62. En el proceso se debate si el signo RICHSTONE (denominativo) constituye un signo defantasía en idioma extranjero, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema.

63. El Tribunal ha manifestado que “Los signos de fantasía son producto del ingenio eimaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero

11 Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 965, de 8 de agosto de 2003. 12 Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2217, de 16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA

AMERICANA (mixta).

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que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo un significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades”. (Proceso 23-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2229 de 20 de agosto de 2013, marca: MKC MAKRO COMPUTO S.A. (mixta).

64. Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que “Son palabras de

fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 989, de 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA).

65. Por lo tanto, el Juez consultante, deberá determinar si el signo RICHSTONE (denominativo) constituye un signo de fantasía o si por el contrario está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan. El Juez consultante, deberá tener en cuenta que aunque en sentido estricto las palabras RICHSTONE (rico/roca)15 y BRIDGESTONE (puente/roca)16 no son palabras en idioma extranjero, están conformadas por dos palabras en idioma extranjero, por lo que su pronunciación sí genera una idea en el público consumidor en caso que el significado de dichas palabras sea conocido. SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad ortográfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo.

15 www.wordreference.com 16 www.wordreference.com

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TERCERO: Los signos que contienen palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, al formar parte de un signo solicitado para registro, son considerados como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Una marca que contenga una palabra o una expresión de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. El Juez consultante debe determinar si la palabra STONE es de uso común en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así establecer si el signo solicitado es registrable. Asimismo, deberá determinar si el signo RICHSTONE (denominativo) constituye un signo de fantasía en idioma extranjero de acuerdo con lo manifestado en la presente interpretación prejudicial ya que los signos de fantasía son distintivos y, por tanto, registrables. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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PROCESO 119-IP-2015

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 4 y 13 literales c) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente de invención: “INHIBIDORES DE SGLT2 DE GLUCÓSIDOS DE C-ARILO Y MÉTODO”. Demandante: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY. Proceso interno N°. 2009-00080. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 801 de 13 de marzo de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 14, 18 y 28 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2009-00080-00; El auto de 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante. A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República

de Colombia Hechos.

1. El 10 de octubre de 2000, Bristol-Myers Squibb Company (en adelante, Bristol-Myers) solicitó ante la División de Nuevas Tecnologías de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) el registro de patente para la invención denominada INHIBIDORES DE SGLT2 DE GLUCÓSIDOS DE C-ARILO Y MÉTODO, reivindicando prioridad de las solicitudes en los Estados Unidos de América US 60/158.773 y US

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60/194.615 de 12 de octubre de 1999 y 5 de abril de 2000, respectivamente. La referida solicitud inicialmente contenía 29 reivindicaciones.

2. El 28 de febrero de 2003, la citada solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad

Industrial 525 de 2003, sin ser objeto de oposición dentro del plazo legal.

3. Mediante memorial de 8 de abril de 2003, Bristol-Myers solicitó formalmente la realización del estudio de fondo sobre la patentabilidad de la invención y realizó el pago de la tasa oficial correspondiente.

4. El 23 de marzo de 2006, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC notificó a

Bristol-Myers los Informes Técnicos 413 y 414, mediante los cuales:

− Se efectúan observaciones de claridad y se solicita a Bristol-Myers precisar el objeto de su invención y el alcance de la protección que se solicita. Asimismo, se menciona que las cláusulas 16 a 25 no cumplen con el requisito de unidad inventiva.

− Se establece que las cláusulas 26 a 28 reivindican un método de tratamiento terapéutico, lo cual no es patentable.

− Se solicita a Bristol-Myers presentar copia de los documentos/publicaciones citadas en el resultado del examen de búsqueda internacional de anterioridades. El 20 de junio de 2006, Bristol-Myers solicitó prórroga del término para responder las mencionadas observaciones y oficializó el pago de la tasa oficial correspondiente. El 5 de julio de 2006, Bristol-Myers presentó respuesta al concepto técnico 413, en el cual aportó copia de las publicaciones científicas solicitadas. El 4 de agosto de 2006, Bristol-Myers respondió el Informe Técnico 414, presentando un nuevo pliego de 17 reivindicaciones.

5. El 25 de enero de 2007, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC notificó a

Bristol-Myers el Informe Técnico 31, mediante el cual solicitó aclarar el alcance de la invención en los siguientes aspectos:

− Los ejemplos de la memoria descriptiva no contemplan la amplia gama de compuestos del pliego reivindicatorio. Por lo tanto, se solicita su complemento en el análisis de suficiencia de la invención.

− La reivindicación 17 no cumple con el requisito de unidad de invención. − Los siguientes documentos afectan el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 17

de la presente solicitud de patente: D1 (WO9831697, fórmula consistente en “aril-C-glucosídicos y ésteres de sulfato”, documento publicado el 23 de julio de 1998), D2 (artículo 1: Tsujihara K. et al., publicado el 1 de junio de 1996), D3 (artículo 2: Hongu M. et al., publicado el 2 de enero de 1998) y D4 (artículo 3: Hongu M. et al., publicado el 3 de octubre de 1998).

El 17 de abril de 2007, Bristol-Myers respondió al Informe Técnico 31, presentando un nuevo pliego de 16 reivindicaciones y argumentos en favor del nivel inventivo de la invención solicitada con respecto a las anterioridades D1, D2, D3 y D4.

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6. El 28 de junio de 2007, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC notificó a Bristol-Myers el Informe Técnico 937, mediante el cual solicitó aclarar el alcance de la invención y elevó las siguientes observaciones:

− Es necesario determinar el verdadero alcance de la invención, porque tal y como

se observa en los ejemplos que ilustran la materia y por el alcance de las reivindicaciones 1 a 16, no son los compuestos cobijados al amparo de la fórmula reivindicada y definidos en términos amplios los que en realidad conforman la invención.

− Los documentos D1 y los artículos D2, D3 y D4 afectan el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 16 de la presente invención y, en resumen, existe una analogía estructural entre los compuestos de la presente invención y D1. Adicionalmente, si se analiza la relación estructura-actividad existente en torno a la molécula de Florizina de los documentos D2, D3 y D4 y se la compara con las estructuras reclamadas bajo la fórmula representada en la reivindicación 1 de la invención solicitada, es posible inferir que los compuestos con anillos conjugados de piranosa y fenilo enlazados por cadenas alquílicas conservan la actividad inhibidora del transportador de glucosa SGLT. El 21 de septiembre de 2007, Bristol-Myers respondió al Informe Técnico 937, presentando un nuevo pliego de 9 reivindicaciones y reiterando los argumentos a favor del nivel inventivo presentados como respuesta al Informe Técnico 31.

7. El 28 de noviembre de 2007, mediante Resolución 39391, el Superintendente de Industria y Comercio denegó la patente a la invención objeto de la citada solicitud, considerando que las reivindicaciones 1 a 9 carecían de nivel inventivo.

8. El 28 de diciembre de 2007, Bristol-Myers interpuso recurso de reposición contra la Resolución 39391.

9. El 19 de septiembre de 2008, mediante Resolución 35083, el Superintendente de Industria y Comercio confirmó la decisión contenida en la Resolución 39391.

10. Bristol-Myers interpuso demanda contencioso administrativa contra las resoluciones 39391 y 35083, que fue admitida a trámite el 23 de junio de 2009.

11. El 21 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 14, 18 y 28 literal c) de la Decisión 486. Argumentos de la demanda.

12. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY interpuso demanda en la que manifiesta que: 13. Los documentos D1, D2, D3 y D4 no revelan ni sugieren que los compuestos de la

presente invención sean inhibidores del SGLT2. La actividad inhibidora del SGLT2 se determinó mediante una experimentación dispendiosa e intensiva en mano de obra. Adicionalmente, los resultados obtenidos fueron inesperados con relación a las enseñanzas de D1 a D4. Por lo tanto, la presente invención presenta un salto cualitativo en la regla técnica.

14. La invención solicitada para su inscripción en el registro de patentes no podría derivarse de manera obvia del estado de la técnica para un químico o para un químico farmacéutico común. Las anterioridades D1, D2, D3 y D4 no revelan ni sugieren

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compuestos que sirvan efectivamente para la inhibición del SGLT2. Para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente no podría resultar obvia la invención desarrollada, ni ésta podría haberse derivado de manera evidente del estado de la técnica, por cuanto se trata de una invención del hombre. Adicionalmente, la actividad inhibidora del SGLT2 fue determinada mediante una ardua investigación, preparando los compuestos y luego sometiéndolos a pruebas biológicas.

15. Es incorrecto afirmar que la única diferencia entre la invención y D1 es la incorporación

de un grupo químico entre la invención y D1 es la incorporación de un grupo funcional químico a cambio de otro, motivación que da lugar a una conclusión errónea, cual es que el documento D1, en conjunto con las enseñanzas de D2, D3 y D4, afecta el nivel inventivo de la presente invención. Los compuestos revelados en la solicitud presentan diferencias estructurales significativas con relación a los revelados en D1, que le otorgan a cada compuesto una actividad biológica diferente y, en consecuencia, tales diferencias sustentan el nivel inventivo de la presente invención.

16. La SIC, en los actos acusados, no presenta ninguna prueba en sustento de su afirmación que los compuestos de la presente invención no implican un salto cualitativo en la regla técnica. En los actos acusados debía haberse demostrado que las anterioridades plantean y resuelven el problema técnico de la presente invención mediante compuestos glucósidos C-arilo inhibidores de SGLT2, con el anillo Arilo central meta sustituido, tal como los de la presente invención. Argumentos de la contestación a la demanda.

17. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) presentó contestación a la demanda manifestando que:

18. Tal como se desprende de la actuación administrativa, el objeto reivindicado no es nuevo,

habida cuenta que está comprendido en el estado de la técnica. En consecuencia, el objeto reivindicado no puede ser patentado, por cuanto como resultado del estudio técnico comparativo entre el objeto de la solicitud y lo mencionado en los documentos anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud, se encontró que el objeto reivindicado ya era conocido desde antes de la fecha de prioridad reivindicada por la parte demandante.

19. Se debe resaltar además, que la actividad de un compuesto farmacológico es una propiedad intrínseca de la estructura, por lo que en ciencias farmacéuticas se conocen las bases de la relación estructura-actividad de los compuestos y de las series bioisósteras, razón demás para afirmar que Bristol-Myers no puede señalar que el estudio de las actividades atribuidas a la estructura anular forma parte de su invención, toda vez que el estado del arte ya había estudiado la capacidad de los compuestos glucosa-C-diarilo para inhibir el cotransporte Na+/glucosa a nivel renal, por lo que no resultaba inesperado que las estructuras reivindicadas conservaran la misma actividad.

20. A partir de los conocimientos revelados por el estado de la técnica se habría incitado o

impulsado al experto en la materia a reemplazar, combinar y modificar los contenidos de uno o varios elementos químicos y funcionales de la estructura farmacológica. Por lo que se reitera que en virtud del examen objetivo del nivel inventivo con fundamento en la aproximación problema-solución, la invención reivindicada carece de actividad inventiva, por cuanto para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente al objeto reivindicado se deriva en forma evidente del estado del arte previo a la solicitud, porque a partir de sus conocimientos y enseñanzas sobre la base de las anterioridades señaladas habría logrado de una manera obvia la invención reivindicada.

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B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

21. Que, los artículos 14, 18 y 28 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

22. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

23. Que, el Tribunal no interpretará los artículos solicitado por no ser aplicables al caso concreto

y de oficio interpretará los artículos 1, 4 y 13 literales c) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. 2. Requisitos de patentabilidad. Del nivel inventivo. 3. Las reivindicaciones. Requisitos de claridad y concisión. 4. La descripción de la invención: suficiencia y claridad. La diferenciación en relación

con la tecnología anterior.

1 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Disposiciones Transitorias PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la

legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. (…) Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. (…) Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: (…) c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla. (…) d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente; (…)”.

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D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

24. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procedimental.

25. Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la

solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente de invención.

26. La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su

entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

27. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de

la solicitud de registro (…) ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. (Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 845 del 1 de octubre de 2002, marca: “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC)”.

28. En el caso de autos, la solicitud de patente de invención para INHIBIDORES DE SGLT2

DE GLUCÓSIDOS DE C-ARILO Y MÉTODO, se presentó el 10 de octubre de 2000, durante la vigencia de la Decisión 344, disposición comunitaria que contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos de patentabilidad, y por lo tanto, es la norma sustancial que debe ser aplicada al caso concreto. 2. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. DEL NIVEL INVENTIVO.

29. En vista de que la parte demandante argumenta que las Resoluciones impugnadas violan el artículo 14 de la Decisión 486, el Tribunal considera oportuno aclarar el concepto de invención, pero sobre la base del artículo 1 de la Decisión 344, que es la norma aplicable al caso concreto de conformidad con lo expresado anteriormente.

30. Con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una

regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.

31. El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser

objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un

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avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. (Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº. 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”); “lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Proceso 07-IP-2005. Publicado en la G.O.A.C. N° 1203, de 31 de mayo de 2005 patente: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras).

32. Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de

procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, en la invención de procedimiento su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)”. (Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO).

33. El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención,

sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Del nivel inventivo.

34. La parte demandante, también, manifiesta que con las Resoluciones impugnadas se violó el artículo 18 de la Decisión 486, por ese motivo se interpretará el artículo 4 de la Decisión 344, que es la norma aplicable al caso concreto.

35. Este requisito, previsto por el artículo 4 de la Decisión 344, que exige que la invención

tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

36. El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo

lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe

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partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. (Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 428 de 16 de abril de 1999, patente: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA).

37. El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de

Recursos que se señalan a continuación: “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado ‘acercamiento problema-solución’ (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: ‘a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos’ (Office européen des brevets, op. cit)”. (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

38. En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos

dice: “el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura. Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración (…). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) (…).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo. Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)”. (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

39. Por otra parte y sobre el mismo tema del nivel inventivo, el Manual para el Examen de

Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, sostiene:

“Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

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El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica. Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10. 2.1 Análisis problema-solución

Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente. El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

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La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es). Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo”.2

40. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, el Juez Competente se fijará

en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta.

41. Se aclara que las reivindicaciones deben que ser totalmente claras y precisas lo que

significa que, en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, sólo si la situación lo exige podrá contener elementos que sirvan para aclararla.

2 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad

Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf.

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3. LAS REIVINDICACIONES. REQUISITOS DE CLARIDAD Y CONCISIÓN.

42. En el proceso interno se debate acerca de la claridad y la concisión como requisitos que deben cumplir las reivindicaciones, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema.

43. La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”.

44. Al respecto, en el Proceso 104-IP-2013, repetido en el Proceso 165-IP-2013, el Tribunal ha manifestado:

“La doctrina sostiene al respecto que “(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.3 Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio, “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”4. Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable.

3 ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. 4 SALVADOR, Jovaní, Carmen. “El ámbito de protección de la patente”. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia,

2002.

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En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. (…) Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”5. Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas”. (Proceso 104-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2250 de 14 de noviembre de 2013, patente: COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA).

45. Por otra parte, el requisito de concisión de acuerdo al Manual Andino de Patentes, tiene

la finalidad de “(…) evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el excesivo número y complejidad de éstas”.6

46. En el caso de autos, el Juez consultante, deberá determinar la claridad y la concisión de las reivindicaciones presentadas por BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY para el registro de la patente de invención para INHIBIDORES DE SGLT2 DE GLUCÓSIDOS DE C-ARILO Y MÉTODO. 4. LA DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN: SUFICIENCIA Y CLARIDAD. LA

DIFERENCIACIÓN EN RELACIÓN CON LA TECNOLOGÍA ANTERIOR.

47. La normativa comunitaria analizada, en el artículo 113 literal c), contempla como uno de los requisitos básicos para la solicitud y la consiguiente obtención de una patente, que la descripción que divulgue la invención sea clara y completa para su comprensión, a fin de que una persona capacitada en la materia técnica pueda ejecutarla. Con relación a lo que debe entenderse por “una persona versada en la materia”, el Tribunal ha sostenido que: “El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención”. (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA).

5 Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España

Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004, p. 48. 6 Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de

los Países de la Comunidad Andina, p. 42.

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48. Además, la descripción deberá tener el nombre de la invención y deberá incluir toda la información y documentación que exige el artículo 113 de la Decisión 486. El tema de la descripción de la patente está estrechamente vinculado al de las reivindicaciones, tratadas precedentemente.

49. Si bien la norma dice que la descripción debe ser clara y completa, se debe tener en

cuenta que la descripción debe ser también suficiente, al respecto, el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención dice:

“Claridad. La divulgación de la invención debe realizarse en términos que permitan la comprensión del problema técnico y la solución aportada por la invención. Se pueden exponer asimismo las ventajas que se tienen con respecto al estado de la técnica. Es responsabilidad del solicitante suministrar la información de la descripción en forma clara. La descripción debe estar escrita en el lenguaje común del campo técnico al cual pertenece la invención. Si un término tiene un significado distinto al que comúnmente se le da en el campo técnico, éste deberá indicarse, así como utilizar los signos y símbolos aceptados en el campo en cuestión para las fórmulas matemáticas y las fórmulas químicas. Las unidades de medida deben expresar su correspondencia en el Sistema Internacional de Unidades. No se acepta dentro de la descripción, el uso de nombres propios, genéricos, marcas o similares para referirse a la materia objeto de la invención, a menos que estén definidos en la descripción. (…) Suficiencia. El propósito de la descripción es asegurar que por un lado, la solicitud contenga la suficiente información técnica para que una persona con conocimiento media en el arte pueda poner en práctica la invención, y por el otro que esta divulgación sea suficiente para conocer el aporte que está haciendo a la tecnología. Se debe indicar mediante la descripción la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención. (…)”.

50. En cuanto a la diferenciación en relación con la tecnología anterior el Juez consultante, deberá basarse en el punto referente al estado de la técnica de una invención. En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

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En el caso de autos, la solicitud de patente de invención para INHIBIDORES DE SGLT2 DE GLUCÓSIDOS DE C-ARILO Y MÉTODO, se presentó el 10 de octubre de 2000, durante la vigencia de la Decisión 344, disposición comunitaria que contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos de patentabilidad, y por lo tanto, es la norma sustancial que debe ser aplicada al caso concreto. SEGUNDO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate. No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto. TERCERO: Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas. Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la Oficina Nacional Competente y deberán contener la descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla. Es decir, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas. CUARTO: Uno de los requisitos básicos para la solicitud y la consiguiente obtención de una patente, es que la descripción que divulgue la invención sea clara y completa para su comprensión y, además suficiente, a fin de que una persona capacitada en la materia técnica pueda ejecutarla. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

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Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo

MAGISTRADA MAGISTRADA

Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 121-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 159 de la misma Decisión. Marca: STRADA (mixta). Demandante: MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. Proceso interno 2009-00010-00. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 804 de 16 de marzo de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2009-00010-00. El auto de 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

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A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República

de Colombia. Hechos.

1. El 25 de abril de 2007, Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. solicitó el registro de la marca STRADA (mixta) para distinguir “Sistemas de navegación para vehículos, cámaras retrovisoras para vehículos; partes y accesorios para los productos mencionados anteriormente” en la Clase 9 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. El 28 de septiembre de 2007, el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 580, sin que fueran presentadas oposiciones.

3. El 10 de junio de 2008, mediante Resolución 18837, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) denegó de oficio el registro de la marca STRADA (mixta), bajo el argumento de que era confundible con la marca STRADA (mixta) previamente registrada por Fiat Group Automóviles S.P.A. para distinguir productos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. El 24 de junio de 2008, Matsushita Electric Industrial Co., LTD. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 18837.

5. El 17 de julio de 2008, mediante Resolución 24861, la Jefe de la División de Signos

Distintivos de la SIC confirmó la Resolución 18837.

6. El 20 de agosto de 2008, mediante Resolución 29620, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución 18837.

7. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 29620, 24861 y 18837. Demanda que fue admitida a trámite el 26 de marzo de 2009.

8. El 21 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso

Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486. Argumentos de la demanda. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. presentó demanda bajo los siguientes argumentos:

9. El signo solicitado STRADA (mixto), que contiene el diseño especial y característico que

otorga distintividad a las marcas de titularidad de Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. y

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que es parte esencial de la marca y del acuerdo de coexistencia con Fiat Group Automobiles S.P.A., en su conjunto, resulta diferente al signo registrado por esta última.

10. Las expresiones, no obstante a ser idénticas en su parte denominativa, presentan diferencias en cuanto a los diseños, que sumado a la diferencia de clases, arroja una diferencia que permite a los signos STRADA (mixtos) coexistir sin riesgo de confusión. Por lo anterior, las empresas titulares de las marcas firmaron un acuerdo de coexistencia, que cumple los presupuestos señalados por la doctrina y la jurisprudencia.

11. En virtud del principio de especialidad, nada impide la coexistencia de dos signos

similares o incluso idénticos si los mismos distinguen productos o servicios de diferente naturaleza, como ocurre en el presente caso, en que los signos en supuesto conflicto distinguen productos que adicionalmente a estar comprendidos en clases diferentes, resultan totalmente diferentes y fácilmente diferenciables.

12. Los productos a amparar por los referidos signos no resultan conexos, por cuanto son de

clase y género totalmente distinto, al tener cada uno un uso específico, sin existir ningún tipo de intercambio entre los mismos. Los productos específicos reivindicados por la marca solicitada STRADA (mixta) de la clase 9, en este caso, no tienen la misma finalidad, no son intercambiables entre sí y no son del mismo género que los productos protegidos por la marca STRADA (mixta) en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

13. Es fundamental tener en cuenta el acuerdo de coexistencia suscrito entre Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. y Fiat Group Automobiles S.P.A., titular de la marca registrada STRADA (mixta), firmado el 1 de junio de 2007, en el cual la multinacional japonesa y la hindú acuerdan la coexistencia pacífica de las marcas a nivel mundial. Con el fin de lograr la coexistencia pacífica, las partes se comprometieron a no oponerse al uso o registro de las marcas FIAT STRADA y STRADA, y a tomar las medidas necesarias para evitar y minimizar la posibilidad de confusión y asociación entre las marcas STRADA (mixtas). Argumentos de la contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

14. La marca STRADA (mixta), solicitada, presenta semejanzas con la marca STRADA (mixta), registrada, existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, lo cual generaría confusión en el público consumidor. El signo STRADA (mixto) presenta similitudes en los aspecto gráfico, ortográfico, fonético y conceptual que imposibilitan su identificación e individualización, habida cuenta que el signo solicitado incorpora la totalidad del elemento denominativo de la marca registrada STRADA (mixta), induciendo a error al consumidor, quien puede pensar que se trata de una nueva línea de productos de las marcas originales STRADA.

15. Los productos que distinguen los signos cotejados están íntimamente correlacionados, habida cuenta que el signo solicitado STRADA (mixto) busca identificar accesorios de los productos que distingue la marca registrada STRADA (mixta), evidenciando de esta manera la existencia de conexión competitiva.

16. Finalmente, los acuerdos de coexistencia sólo tendrán relevancia en tanto las partes

involucradas tomen las medidas necesarias a efecto de evitar el riesgo de confusión entre el público consumidor en lo que a su origen empresarial se refiere, garantizando que el origen empresarial de las marcas será retenido por los consumidores o que, por

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delimitación de sus productos o servicios, no exista competencia en el mercado, lo cual no acontece en el presente caso. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

17. Que, los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

18. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

19. Que, el Tribunal interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina. No procede la interpretación del artículo 134 de la Decisión 486 por no ser aplicable. De oficio, se interpretará el artículo 159 de la misma Decisión1.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.

2. Comparación entre signos mixtos. 3. Conexión competitiva entre productos de las Clases 9 y 12 de la Clasificación

Internacional de Niza. 4. Acuerdos de coexistencia de marcas.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO

DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

1 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.

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20. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo STRADA (mixto) solicitado por Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. y la marca sobre la base de la cual se denegó el registro STRADA (mixta) cuyo titular es Fiat Group Automóviles S.P.A

21. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

22. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina

tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

23. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”2.

24. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para

registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

25. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de

claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”3.

26. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el

mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

2 Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1648, de 21 de agosto de 2008, marca:

SHERATON. 3 Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED

JEANS.

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27. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

28. Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar

al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

29. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple

semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”4.

30. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación

corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

31. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o

servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

32. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

33. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a

compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

34. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

35. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea,

que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

4 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S.

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Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. 36. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta

confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”5. 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa6.

37. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos

en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS.

38. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado STRADA es mixto y la marca sobre la base de la cual se niega el registro STRADA es también mixta.

39. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 237 a 239).

40. En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de

registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman, esto es, si el signo opositor a registro tiene capacidad

5 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Ed. Montecorvo S.A.,

Madrid, 1984, p. 215. 6 BREUER MORENO, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Ed. Robis, Buenos

Aires, pp. 351 y s.s.

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distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”).

41. Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos

elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, los cuales se describen a continuación:

42. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal

ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

43. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su

caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

44. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se

solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

45. En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto.

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3. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LAS CLASES 9 Y 12 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

46. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. solicitó el registro del signo STRADA

(mixto) para distinguir productos en la Clase 97 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, la marca sobre la base de la cual se denegó, de oficio, el registro STRADA (mixta) registrada a favor de Fiat Group Automóviles S.P.A. distingue productos de la Clase 128 de la Clasificación Internacional de Niza.

47. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, sobre la base de la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos.

48. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes

criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que

7 “Sistemas de navegación para vehículos, cámaras retrovisoras para vehículos; partes y accesorios

para los productos mencionados anteriormente”. 8 Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

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eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”).

49. El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los

productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”. (Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N°. 871 del 11 de diciembre de 2002). 4. ACUERDOS DE COEXISTENCIA DE MARCAS.

50. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. alega la existencia de un acuerdo de coexistencia suscrito entre ella y Fiat Group Automobiles S.P.A., titular de la marca registrada STRADA (mixta), firmado el 1 de junio de 2007, en el cual la multinacional japonesa y la hindú acuerdarían la coexistencia pacífica de las marcas a nivel mundial, comprometiéndose a no oponerse al uso o registro de las marcas FIAT STRADA y STRADA, y a tomar las medidas necesarias para evitar y minimizar la posibilidad de confusión y asociación entre las marcas STRADA (mixtas). Sin embargo, a pesar de la existencia de dicho acuerdo, el INDECOPI denegó, de oficio, el registro del signo solicitado. Por este motivo, el Tribunal interpretará el tema.

51. La coexistencia de derecho está prevista en el artículo 159 de la Decisión 486 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distingan los mismos productos o servicios; pero, permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse dichos productos o servicios. Sin embargo, las mismas normas establecen que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar el riesgo de confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso, para que pueda darse la coexistencia de marcas, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

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(i) La existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) La existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) La adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la

confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios;

(iv) La inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) El respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la

competencia.

52. Al respecto, el Tribunal ha expresado que los Acuerdos de Coexistencia son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”. (Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 1015, de 27 de noviembre de 2003, marca: BSCH mixta).

53. El Tribunal ha precisado sobre el tema que “La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia de marcas, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error”. (Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 739, de 3 de diciembre de 2001, marca: “ALLEGRA”.)

54. Es importante destacar que los acuerdos de coexistencia de marcas es la forma convencional de evitar la infracción a un derecho de marcas. En este sentido, el artículo 136, literal f), establece:

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; (…)”.

55. Cuando el artículo trascrito se refiere al consentimiento del titular de un derecho de

propiedad industrial, debemos entender que los acuerdos de coexistencia de marcas son una manera idónea para expresar dicho consentimiento y, por lo tanto, es la forma pertinente para permitir la coexistencia de dos marcas potencialmente confundibles sin infringir los derechos de propiedad industrial.

56. En el marco del artículo 159 de la Decisión 486, se entiende que “Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión (...)”.Proceso 104-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: “STARBUCKS”.

57. En relación con lo anterior, el Tribunal ha señalado que “No obstante estos acuerdos

entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general

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evitando que el consumidor se vea inducido a error (...). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia de marcas, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular” (Proceso 50-IP-2001, ya citado), de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad en donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente, fundamentalmente, al destinatario final que es el público consumidor. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan. SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. TERCERO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre productos expuestos en la presente interpretación prejudicial. CUARTO: La coexistencia de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente. La Autoridad Nacional Competente es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia suscritos entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir, deberá determinar

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si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir riesgo de confusión en el público consumidor. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú