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Año XXXI – Número 2381 Lima, 25 de agosto de 2014

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

Proceso 27-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 165, 166 Y 167 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 162 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 2333-2012. Actor: COMPAÑÍA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y SERVICIOS COPORA S.A. Asunto: Cancelación por falta de uso de la marca mixta: MONTERREY. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo ....................................................................................... 2

Proceso 31-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte

consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), y 150 de la misma normativa, con fundamento en consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 9053-2013. Actor: ROX COMPANY GRODER KG. Marca mixta ROX ENERGY DRINK. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo ....................................................................................... 15

Proceso 161-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 30 de la Decisión 462

de la Comisión de la Comunidad Andina y de los artículos 3, 7, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 32 y 35 de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina solicitado por el Tribunal Arbitral conformado para dirimir la controversia suscitada entre la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. contra la UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 2, 4 numeral 2 literal c), 28 y 32 de la misma Decisión 462. Caso: Condiciones para la interconexión de redes o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. ....................................................................... 36

Proceso 28-IP-2014 Interpretación Prejudicial de los artículos 9, 10, 57, 61 y 71

de la Decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 4, 18, 19 y 67 de la misma normativa; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Asunto: Transporte internacional de mercancías por carretera. Expediente interno: 2007-00095. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez. .......................................................................................... 66

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PROCESO 27-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 165, 166 Y 167 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 162 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 2333-2012. Actor: COMPAÑÍA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y SERVICIOS COPORA S.A. Asunto: Cancelación por falta de uso de la marca mixta: MONTERREY. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los tres días del mes de julio del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio No. 079-14-S-SCT-CS-PJ de fecha 17 de marzo de 2014, recibido por este Tribunal el 07 de abril de 2014, procedente de la Sala de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de Interpretación Prejudicial con motivo del Proceso Interno No. 2333-2012. Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 18 de junio de 2014. Que, con auto de 21 de mayo de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, decidió aceptar el impedimento presentado por el Señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez, de acuerdo a lo establecido en los artículos 67 y 68 del Estatuto de este Tribunal. I. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. PARTES. Demandante: COMPAÑÍA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y SERVICIOS

COPORA S.A. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL – INDECOPI.

Litisconsorte necesario: NESTLÉ PERÚ S.A.

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III. DATOS RELEVANTES. A. HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. El 5 de julio de 2005, la sociedad NESTLÉ PERÚ S.A., solicitó la cancelación por

falta de uso de la marca mixta MONTERREY, registrada en Perú a favor de la COMPAÑÍA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y SERVICIOS COPORA S.A., bajo el certificado No. 67742 para distinguir “café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas, cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo y demás productos de la Clase 30 de la nomenclatura internacional”.

2. El 22 de septiembre de 2005, la COMPAÑÍA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y

SERVICIOS COPORA S.A., absolvió el traslado de la acción señalando que viene utilizando la marca mixta MONTERREY por lo menos en los tres (3) años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. Adjunta copia de las facturas de venta, en sus tres (3) variedades Clásico, Express y Gold que respaldan su afirmación. Adicionalmente, manifiesta que ha licenciado la marca en cuestión a favor de la sociedad CORPORA TRESMONTES S.A. (Bolivia). Finalmente, acompaña declaración jurada de la sociedad INDUSTRIAS GRÁFICAS MONACO Y CIA LTDA, quien certifica que la empresa CORPORA TRESMONTES S.A., solicitó la confección una etiqueta para su producto de marca MONTERREY, siguiendo las instrucciones recibidas de COMPAÑÍA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y SERVICIOS COPORA S.A., para los envase de Café Monterrey Clásico 170 grs, Código No. 46111, Café Monterrey Clásico 100 grs, Código No. 41112 y Café Monterrey Express 250 grs. Código No. 19814.

3. El 12 de mayo de 2008, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante

la Resolución No. 007979-2008/OSD-INDECOPI, resolvió declarar fundada la acción de cancelación presentada y canceló el registro otorgado.

4. El 3 de junio de 2008, la COMPAÑÍA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y

SERVICIOS COPORA S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo, reiterando los argumentos presentados en el escrito de contestación y, agregando que “las denominaciones 1100, 24, GOLD 48, GOLD 24, GOLD 48, 48, CLÁSICO, VENNE, PERUANO que se muestran conjuntamente con el término MONTERREY en las facturas adjuntadas, hacen referencia a un tipo de café o cantidad de gramaje, más no alteran el carácter distintivo de la marca registrada”.

5. El 18 de diciembre de 2005, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de

Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 3190-2008/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada que declaró fundada la acción de cancelación.

6. La COMPAÑÍA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y SERVICIOS COPORA S.A.,

interpuso demanda contenciosa administrativa contra la anterior Resolución.

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7. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Catorce de 29 de abril de 2011, declaró fundada la demanda, nulas las resoluciones demandadas, y en consecuencia ordenó que se mantenga la vigencia de la marca mixta MONTERREY.

8. El 11 de septiembre de 2011, el INDECOPI y NESTLÉ PERÚ S.A., presentaron

respectivamente, recurso de apelación contra la anterior sentencia.

9. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA

10. EL demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

11. Manifiesta, que demostró el uso de la marca mixta MONTERREY dentro del periodo de tiempo relevante, de modo directo, dentro de uno de los países miembros de la comunidad andina, y del modo y forma que corresponde a los productos que la marca distingue.

12. Señala, que es o ha sido titular de las siguientes marcas: Monterrey denominativa

(Certificado No. 51974); Monterrey denominativa (certificado No. 51634); Monterrey Express denominativa (Certificado No. 60271); Monterrey mixta, Certificado No. 60271 (Cancelada por falta de uso por Res. No. 014891-2005/OSD-INDECOPI); Monterrey mixta, Certificado No. 67742 (objeto de litis). Por lo tanto, no está obligada a usar en su producto café de marca MONTERREY, la etiqueta materia del Certificado No. 67742, ya que es la única marca compuesta de la que es titular.

13. Indica, que las facturas que se acompañaron para respaldar el uso de la marca no

pueden describir el producto con su nombre y etiqueta. Por lo tanto, debían considerarse los demás elementos probatorios que se adjuntaron para respaldarlas.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Por parte del INDECOPI.

14. Indica, que se valoraron todos los documentos aportados por el accionante; sin embargo, en su análisis se excluyeron aquellos que no estaban dentro del periodo de los tres (3) años anteriores a la fecha de presentación de la acción de cancelación. Adicionalmente, se constató que si bien las facturas que se acompañaron hacían referencia a la comercialización de café identificado con el signo MONTERREY, estas hacían referencia a un signo denominativo.

15. Argumenta, que no obstante adjuntarse diversas facturas por la compra de etiquetas, así como las respectivas órdenes de compra, no podía tenerse certeza de cómo es que las etiquetas mandadas a confeccionar correspondían realmente con la marca registrada. Se omite acreditar el uso de la marca, siendo insuficiente las declaraciones juradas.

16. Arguye, que no se ha demostrado que todas las variedades de café que se comercializan con la marca objeto de la litis, tienen la misma etiqueta.

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Por parte de NESTLÉ PERÚ S.A.

17. Indica, que no se acreditó el uso de la marca. El INDECOPI valoró adecuadamente todos los medios probatorios que se adjuntaron al proceso administrativo.

18. Señala, que las declaraciones juradas que se adjuntaron, no aportan elementos

probatorios suficientes, como sí lo haría material publicitario, ejemplares de etiquetas de productos, etc.

D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

19. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Catorce de 14 de agosto de 2010, declaró fundada la demanda y en consecuencia ordenó que se mantenga la vigencia de la marca mixta MONTERREY.

20. Señaló que la acreditación del uso de la marca en el mercado importa un análisis

conjunto de los medios probatorios presentados por el titular; teniendo en cuenta que la marca objeto de la litis reviste el carácter de “mixta”, constituye un error señalar que la información contenida en los documentos mencionados resulta sustancialmente diferente de la marca registrada, puesto que las facturas hacen alusión al componente denominativo de la marca.

21. Agregó, que igualmente constituye un error señalar que la marca mixta debe

usarse tal como fue registrada, toda vez que para efectos del procedimiento de cancelación de la marca se entenderá acreditado el uso de la misma en el mercado aunque ésta no sea idéntica a la registrada, en tanto y en cuanto tales diferencias no sean trascendentes y no perjudiquen su función diferenciadora. La alegada diferencia sustancial no existe en el caso concreto, ya que las etiquetas revisten clara identidad fonética y semejanza gráfica respecto del elemento denominativo.

E. RECURSO DE APELACIÓN

Por parte del INDECOPI.

22. Además de reiterar lo manifestado en la contestación de la demanda, indica que

en casos de variaciones formales en el uso de la marca en el mercado, la autoridad administrativa debe evaluar si dichas alteraciones afectan la capacidad distintiva de la marca y, por ende, producen una impresión distinta o, por el contrario, similar. En el caso en concreto, los cambios son sustanciales. Por parte NESTLÉ PERÚ S.A.

23. En el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la

contestación de la demanda, agregando que la COMPAÑÍA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y SERVICIOS COPORA S.A., no cuestionó que la marca o sus derechos expectativos sobre ella desaparecieron. No se puede mantener la vigencia de algo que ya caducó de pleno derecho.

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IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER

INTERPRETADAS.

24. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486.

25. Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretará el artículo 162 de la

misma normativa.

26. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486

(…) Artículo 162 “El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.” (…) Artículo 165 “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la

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marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. Artículo 166 “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”. Artículo 167 “La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. (…)”.

VI. CONSIDERACIONES.

27. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

A. CANCELACIÓN POR FALTA DE USO EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. SU

PROCEDENCIA Y REQUISITOS. LA MARCA USADA DE UNA MANERA DIFERENTE EN EL MERCADO. EL RÉGIMEN PROBATORIO. LA MARCA USADA POR EL LICENCIATARIO O EL AUTORIZADO PARA ELLO.

28. La demandante argumentó que se demostró el uso de la marca mixta

MONTERREY dentro del periodo de tiempo relevante, en uno de los países miembros de la Comunidad Andina, de forma directa, y del modo y forma que corresponde a los productos que la marca distingue. El INDECOPI sostuvo que si bien las facturas que se acompañaron hacían referencia a la comercialización de

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café identificado con el signo MONTERREY, estas hacían referencia a un signo denominativo.

29. Además de lo anterior, en la vía administrativa se afirmó que se licenció la marca

a la sociedad boliviana CORPORA TRES MONTES S.A.

30. De conformidad con lo anterior, se establecerán las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. Además, se determinarán los requisitos del uso de la marca por un licenciatario o un autorizado para ello, y se hará referencia al uso de la marca de manera diferente en el mercado.

31. Se seguirán los parámetros establecidos por el Tribunal en la Interpretación

Prejudicial expedida el 25 de junio de 2013, en el marco del proceso 100-IP-2013:

32. “Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486.

33. Los artículos 165 a 170, salvo el 1691 de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes:

a. Legitimación para adelantar el trámite.

34. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

35. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir

que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“(…) En resumen, se encuentra legitimada para accionar “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” (Proceso 15-IP-99, ya citado), así como la que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.” Interpretación Prejudicial de 26 de octubre de 2007, expedida en el proceso 131-IP-2007. b. Oportunidad para adelantar el trámite.

36. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite

de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.

c. Falta de uso de la marca.

1 El artículo 169 soporta la cancelación del registro marcario en la pérdida de distintividad del signo que

se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos que ampara.

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37. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

(…)

38. El artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la

marca. El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace con base en otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma. Vemos detenidamente cada una de estas figuras:

La licencia de uso de la marca.

39. Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.

40. Las licencias, tienen una función económica muy importante en el comercio de

bienes y servicios. Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla.

41. La licencia de la marca, se encuentra regulada en capítulo IV del título VI de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca.

42. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia,

pero sí impone una limitación del mismo. El artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia.

43. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina

Nacional respectiva, acorde con el artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros.

La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado.

44. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro marcario, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca. No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de

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manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. Sobre este tipo de contratos de distribución la doctrina extranjera ha precisado lo siguiente:

“Cuando se suscita la cuestión de la relación que existe entre el contrato de licencia de marca y la categoría de los contratos de distribución, lo primero que debe destacarse es la aptitud de la licencia de marca (no obstante ser una figura contractual autónoma, dotada de un régimen jurídico propio en el art. 48 LM y susceptible de presentarse en el tráfico como un tipo contractual distinguible de los contratos de distribución) de integrase, a veces como un elemento esencial, en determinadas modalidades contractuales pertenecientes a la categoría de la distribución comercial. Ello no obstante, también hay que advertir que el dato de que el distribuidor utilice la marca del proveedor en las distintas manifestaciones de su actividad de comercialización a las que viene obligado en virtud del contrato no significa necesariamente, desde la perspectiva del Derecho de Marcas, que dicha utilización precise una autorización del titular del signo. Así, los usos de la marca que indiscutiblemente se producen con mayor o menor intensidad en todo contrato de distribución comercial no son necesariamente indicativos de la presencia de una licencia de marca en estos contratos”2.

45. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué

se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.

46. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o

servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

(…)

47. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la

siguiente manera:

“Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba

2 MARTÍN ARESTI, Pilar. La Legitimación del Distribuidor para el Uso del Signo Distintivo del Proveedor:

Sobre la Existencia de una Licencia de Marca en los Contratos de Distribución. En “Las Marcas y la Distribución Comercial”. Ediciones Universidad Salamanca. Salamanca, España, 2011. Pág. 20.

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de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, de 16 de junio de 2005).

48. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio

sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva.

49. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer

párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.

50. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos

análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado:

“Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en

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un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”. (Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996).

51. El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para

determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.

52. El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca

es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso.

(…)”

53. Por lo tanto, la corte consultante deberá determinar lo siguiente:

Si el signo denominativo usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado No. 67742 y,

Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. Para lo anterior, es fundamental determinar el elemento relevante y fundamental de la marca mixta MONTERREY. Si la sustracción de los elementos gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada.

54. Una vez realizado lo anterior, la corte consultante deberá establecer si la

mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia.

55. Para el desarrollo de los siguientes acápites se reitera nuevamente la

Interpretación Prejudicial expedida el 25 de junio de 2013, en el marco del proceso 100-IP-2013:

d. “Carga de la prueba. La prueba del uso.

56. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso

corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca.

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57. El mismo artículo se enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

58. Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar

con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

e. Causales de justificación para el no uso de la marca.

59. El artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa

las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son:

Fuerza mayor.

Caso fortuito. 60. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones

a las importaciones o la imposición de requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.

f. Procedimiento.

61. El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la

Oficina de Registro marcario. Se encuentra marcado por las siguientes etapas:

Presentación de la solicitud.

Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca.

Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro.

Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada.

62. De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de

marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la Norma Comunitaria.

g. Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

63. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una

manera real y efectiva.

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64. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación”.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.

El uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. En el caso particular, para determinar el periodo de uso se debe tomar como punto de referencia el 5 de julio de 2005, fecha en la que se solicitó la cancelación del registro por no uso de la marca mixta MONTERREY.

El licenciatario es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un

contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace con base en otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma, de conformidad con lo establecido en la presente providencia.

Se advierte que el contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros.

La corte consultante deberá determinar lo siguiente:

- Si el signo denominativo usado en el mercado mantiene los elementos

esenciales de la marca registrada bajo el certificado No. 67742 y,

- Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. Para lo anterior, es fundamental determinar el elemento relevante y

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fundamental de la marca mixta MONTERREY. Si la sustracción de los elementos gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada.

Una vez realizado lo anterior, la corte consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2333-2012, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO

Gustavo García Brito SECRETARIO

PROCESO 31-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), y 150 de la misma normativa, con fundamento en consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 9053-2013. Actor: ROX COMPANY GRODER KG. Marca mixta ROX ENERGY DRINK. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los once días del mes de julio del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú.

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VISTOS: El Oficio N° 078-2014-SCS-CS de fecha 25 de marzo de 2014, fue recibido por este Tribunal el 9 de abril de 2014, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 9053-2013. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 11 de junio de 2014. I. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: ROX COMPANY GRODER KG. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

Litisconsorte Necesario: QUIKSILVER INTERNATIONAL PTY LTD (54TH STREET

HOLDING S.Á.RL. antes QS HOLDINGS S.A.R.L.).

III. DATOS RELEVANTES A. HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad ROX COMPANY GRODER KG, solicitó el 21 de julio de 2006, el

registro como marca del signo mixto ROX ENERGY DRINK, para amparar los siguientes productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas energizantes”.

2. El 30 de enero de 2007 la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 001849-2007/OSD-INDECOPI, resolvió denegar de oficio el registro solicitado. Argumentó la existencia de confusión con la marca denominativa ROXY, cuyo titular es la sociedad QUIKSILVER INTERNATIONAL PTY LTD., registrada en el Perú bajo el certificado No. 106575 para amparar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. El 15 de febrero de 2007, la sociedad ROX COMPANY GRODER KG, presentó

recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

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4. El 21 de junio de 2007 la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1197-2007/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada, reiterando algunos de los argumentos de la Oficina de Signos Distintivos y adicionando que los signos en conflicto aluden a nombres femeninos derivados del nombre ROXANA.

5. La sociedad ROX COMPANY GRODER KG, interpuso demanda de impugnación

de resolución administrativa.

6. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Dieciséis de 19 de mayo de 2010, declaró fundada la demanda y ordenó a la entidad demandada el registro del signo solicitado.

7. El 20 de agosto de 2010, el INDECOPI y la sociedad 54TH STREET HOLDING

S.Á.RL. (antes QS HOLDINGS S.A.R.L.), presentaron respectivamente recursos de apelación contra la anterior sentencia.

8. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del

Perú, mediante sentencia AP No. 93-2012 de 21 de agosto de 2012, confirmó la sentencia impugnada.

9. El 16 de abril de 2013, el INDECOPI presentó recurso de casación contra la

anterior sentencia.

10. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

11. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí. El registro solicitado por el demandante corresponde a una marca mixta, mientras el signo que toma como referencia el INDECOPI alude a una marca denominativa.

12. Argumenta, que no puede determinarse la existencia de riesgo de confusión entre dos (2) signos por el sólo hecho de que compartan una partícula en común: “ROX”. Por lo tanto, la autoridad debe ceñirse al análisis en conjunto de los signos, de donde claramente se desprende su distintividad. Esto también lo ha percibido la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI en reiterados pronunciamientos.

13. Indica, que la pertinencia de dos (2) productos a una misma clase no prueba que

sean semejantes.

14. Agrega, que los signos en conflicto coexisten pacíficamente en distintos países, como por ejemplo Australia y Chile. Así pues, debe tener acogida el aforismo jurídico que reza: “donde existe la misma razón existe el mismo derecho”.

15. Sostiene, que el titular de la marca ROXY no se opuso al registro del signo

solicitado en Perú, así como tampoco en Argentina, Brasil y Costa Rica.

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C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Por parte del INDECOPI.

16. Indica, que una vez realizado el análisis en conjunto de los signos en conflicto, éstos son confundibles entre sí, desde el punto de vista gráfico y fonético. Por lo tanto se configura el riesgo de confusión directo e indirecto.

17. Afirma, que carece de sustento el argumento de la coexistencia pacífica de los

signos en conflicto en otros países, dado que las leyes nacionales de marcas y propiedad industrial tienen su ámbito territorial de aplicación, determinado por el principio de territorialidad. Adicionalmente debe tenerse en cuenta los diferentes tipos de mercados que presentan los países y la realidad del consumidor local.

Por parte de la sociedad QS HOLDINGS SARL.

18. Indica, que los signos en conflicto son confundibles entre sí. Las marcas ROX

ENERGY DRINK y ROXY, presentan semejanzas gráfica, fonética y conceptual.

19. Manifiesta, que el derecho de marcas es territorial. Es la autoridad peruana “la cual aplicando leyes peruanas, decide si una marca es distintiva y si es confundible con otra, sin importar lo que pueda haber dicho la autoridad de Luxemburgo y menos aún la de Chile”.

D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

20. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Lima, República

del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Dieciséis de 19 de mayo de 2010, declaró fundada la demanda y ordenó a la entidad demandada el registro del signo solicitado, argumentando que entre los signos en conflicto no se configura el riesgo de confusión.

21. Si bien el titular de la marca ROXY no se opone al registro solicitado, en la

contestación de la demanda se limita a realizar una descripción de las normas aplicables al caso, sin acreditar la configuración del riesgo de confusión. Adicionalmente, de los anexos que se adjuntan en el expediente administrativo se evidencian que los signos en conflicto coexisten pacíficamente en otros países, sin que se haya demostrado la existencia de un riesgo de confusión entre los consumidores.

E. RECURSO DE APELACIÓN

Por parte del INDECOPI.

22. Además de reiterar en el escrito de recurso de apelación los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, indica que el grado de percepción medio de los consumidores es un criterio de comparación de signos sumamente importante para el cotejo marcario.

Por parte de la sociedad QS HOLDINGS SARL.

23. En el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la

contestación de la demanda.

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F. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

24. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia AP No. 93-2012 de 21 de agosto de 2012, confirmó la sentencia impugnada, argumentando que el aspecto gráfico y denominativo de la marca mixta ROX ENERGY DRINK le dan la distintividad suficiente, y por ende pueden coexistir sin temor a confusión respecto de su origen empresarial (confusión indirecta).

G. RECURSO DE CASACIÓN

25. El INDECOPI en el escrito de recurso de casación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y el recurso de apelación. Adicionalmente agrega que el carácter arbitrario o de fantasía de la denominación ROXY, reviste de especial protección frente a signos que coincidan en su aspecto ortográfico y fonético; sostiene la irrelevancia de los elementos genéricos “ENERGY DRINK”, para denotar de distintividad a la marca en discusión; y finalmente manifiesta que la denominación ROXY constituye en su integridad la marca registrada, mientras que la denominación ROX, representa el elemento denominativo relevante en el signo solicitado.

IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER

INTERPRETADAS.

26. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

“La presente se solicita a fin de esclarecer la correcta interpretación prejudicial y debida aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.”

27. Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes

normas: artículos 134 literales a), b) y g) y 150 de la misma normativa.

28. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486

(…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

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(…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”

(…). Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)” Artículo 150 “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” (…)”.

VI. CONSIDERACIONES.

29. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. El criterio del consumidor medio.

C. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y signos

denominativos.

D. La coexistencia marcaria de hecho. E. Palabras de uso común y genéricas en la conformación de signos marcarios. F. Signos conformados por palabras en idioma extranjero.

G. Los signos de fantasía. Su grado de oposición.

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H. El análisis de registrabilidad que realiza la oficina de registro marcario.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

30. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar el registro del signo mixto ROX ENERGY DRINK. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

31. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2011,

expedida en el marco del proceso 35-IP-2011 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011:

“Requisitos para el registro de las marcas.

32. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente

referirse al concepto de marca y sus funciones.

33. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

34. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca

es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

35. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

Es indicadora de la procedencia empresarial.

Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

Concentra el goodwill del titular de la marca.

Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

36. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET").

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37. Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN

ESCUDO”).1

38. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en

siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

39. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

40. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

41. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”).

42. En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:

1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales

emitidas por el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003.

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La distintividad.

43. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

La susceptibilidad de representación gráfica.

44. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante

palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

45. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y

susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

46. Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a

causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

47. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada

de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

48. La corte consultante tendrá que analizar, en primer lugar, si la marca a registrar

cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.”

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE

CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. EL CRITERIO DEL CONSUMIDOR MEDIO.

49. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto ROX

ENERGY DRINK es confundible con la marca denominativa ROXY. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.

50. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de

agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013:

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“Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

51. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.

52. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la

doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.2

53. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo

siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

54. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible,

ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de

2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN

UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede

ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.

http://www.ugma.edu.ve/

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los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

55. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer

si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.

56. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

57. La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a

compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

58. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y

cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

59. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica

o semejante.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos.

60. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar. Ha expresado lo siguiente:

“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de

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representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del

Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.).

61. Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas

Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.”

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA

COMPUESTA Y DENOMINATIVOS.

62. En el proceso interno se procedió a la comparación entre el signo mixto ROX ENERGY DRINK y el denominativo ROXY. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos.

63. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación

Prejudicial de 15 de marzo de 2013, expedida en el marco del proceso 171-IP-2012:

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64. “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

65. El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el

primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran

cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas3, logotipos

4,

íconos, etc.

66. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

67. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto’. (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005. Marca: “GALLO (mixta)”).

68. El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto

y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

69. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el

3 “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser

u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE

MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33. 4 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…)

Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADÉMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001.

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cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.”

70. En atención a que en el caso bajo estudio uno los signos en conflicto se

encuentran compuestos por dos o más palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta.

71. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas,

el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...)”. (Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001).

72. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado

de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

73. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).

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74. En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto ROX ENERGY DRINK y el denominativo ROXY.

D. LA COEXISTENCIA MARCARIA DE HECHO.

75. La sociedad demandante argumentó que los signos en conflicto coexisten

pacíficamente en distintos países, como por ejemplo Australia y Chile. El INDECOPI sostuvo que carece de sustento el argumento de la coexistencia marcaria en otros países, dado que las leyes de propiedad intelectual tiene carácter territorial. En consecuencia, se hace necesario tratar el tema de la coexistencia marcaria de hecho.

76. Se reitera lo expresado en Interpretación Prejudicial de 25 de octubre de 2011,

expedida en el marco del proceso 97-IP-2011:

77. “Cuando en un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el “riesgo de confusión” en el público consumidor, ya que no se podrían distinguir los signos o el origen empresarial de los bienes y servicios que amparan. Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA MARCARIA DE HECHO”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera:

“La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 916, de 2 de abril de 2003)”.

E. PALABRAS DE USO COMÚN Y GENÉRICAS EN LA CONFORMACIÓN DE

MARCAS. 78. La sociedad demandante sostuvo que no existe riesgo de confusión simplemente

porque los signos en conflicto compartan la partícula común ROX. El INDECOPI en su recurso de casación argumentó que las palabras ENERGY y DRINK son genéricas. En este marco, es apropiado referirse a las palabras de uso común y genéricas en la conformación de marcas.

79. Se seguirán los parámetros establecidos por el Tribunal en la Interpretación

Prejudicial de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 29-IP-2013:

80. “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

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81. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;

82. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados

exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

83. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las

expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.

(…)

84. El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;”

85. El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que

palabras genéricas conformen un signo compuesto.

86. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

87. La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué

es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

88. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios,

puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

89. Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase

determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en

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cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión comp