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Año XXXI – Número 2309 Lima, 27 de febrero de 2014

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

Proceso 151-IP-2013 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 237 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2012-078. Actor: CARAMOR S.A. Asunto: acción reivindicatoria. ................................................................... 2

Proceso 193-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 9 y cuarto párrafo

del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a), 150 y 172 de la misma Decisión. Actor: Sociedad CORPORACIÓN HABANOS S.A. Marca: “COHIBA” y logotipo. Expediente Interno N° 10660-2012. ................................................................................. 9

Proceso 194-IP-203 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte

Consultante, del artículo 2 de la Decisión 414 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 2, 12, 14 y 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina, 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 2 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Cas Nº 10162-2012. Actor: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – SUNAT. Asunto: Certificado de Origen. ........................................ 35

Proceso 198-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la misma Decisión. Marca: PREMIER SUAVE (mixta). Actor: sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Proceso interno Nº. 2010-00267. ........................ 59

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PROCESO 151-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 237 de la

Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Juzgado

Quinto Civil del Circuito de Manizales de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2012-078. Actor: CARAMOR S.A. Asunto: acción reivindicatoria.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y dos días del mes de enero del año dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales de la República de Colombia. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de agosto de 2013. I. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. PARTES. Demandante: CARAMOR S.A. Demandado: NICOLÁS EUGENIO GIRALDO ACOSTA. III. DATOS RELEVANTES. A. HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad CARAMOR S.A. es titular de la marca KASUKI (clase 12) en los

siguientes países: Perú, Nicaragua, Paraguay, Chile, Argentina, El Salvador, Costa Rica y Panamá.

2. La sociedad CARAMOR S.A. es la distribuidora exclusiva para todo el continente

americano de las motocicletas de marca KAZUKI, fabricadas y producidas por la sociedad PAR INTERCONTINENTAL (HK) LTD.

3. Dentro del plan de comercialización de las mencionadas motocicletas, la sociedad

CARAMOR S.A. celebró un contrato de distribución no exclusiva con el señor NICOLÁS GIRALDO ACOSTA. Durante varios años éste último actuó como distribuidor en Colombia.

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4. El señor NICOLÁS GIRALDO ACOSTA, sin autorización, solicitó y obtuvo los siguientes registros marcarios en Colombia:

Marca mixta KAZUKI, para amparar productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada bajo el certificado No. 376117.

Marca mixta KAZUKI, para amparar productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada bajo el certificado No. 17467.

Marca mixta KAZUKI, para amparar productos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada bajo el certificado No. 375808.

Marca mixta KAZUKI MOTORS, para amparar productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada bajo el certificado No. 320899.

5. El contrato de distribución con el señor NICOLÁS GIRALDO ACOSTA fue

terminado sin que se supiera que se habían solicitado los mencionados registros.

6. El señor NICOLÁS GIRALDO ACOSTA tomó contacto con la sociedad PAR INTERCONTIENENTAL (HK) LTD. y les solicitó que le vendieran directamente las motocicletas. La mencionada sociedad decidió no venderle sus productos.

7. Como se le concedieron los registros al señor NICOLÁS GIRALDO ACOSTA, la sociedad CARAMOR S.A. no puede comercializar en Colombia las motocicletas de marca KAZUKI.

8. La sociedad CARAMOR S.A., con base en la acción reivindicatoria prevista en el artículo 237 de la Decisión 486, presentó demanda ante los juzgados civiles del circuito de Manizales, República de Colombia.

9. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales, República de Colombia, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

1. Indica, que la sociedad CARAMOR S.A. es titular internacional de la marca KAZUKI y, además, durante muchos años la ha usado en Colombia mediante un contrato de distribución con el demandado.

2. Manifiesta, que como el señor NICOLÁS GIRALDO ACOSTA sin autorización y de mala fe solicitó y obtuvo el registro de las marcas KAZUKI, mediante la acción reivindicatoria del artículo 237 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se debe declarar que la sociedad CARAMOR S.A. tiene derecho a solicitar y obtener el registro de las mencionadas marcas en Colombia.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

El señor NICOLÁS GIRALDO ACOSTA, mediante CURADOR AD-LITEM, contestó la demanda de la siguiente manera: “Me opongo a la prosperidad de todas y cada una de las peticiones insertadas en este acápite, y me atengo a lo que resulte probado dentro del trámite procesal.”

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IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER

INTERPRETADAS. El juez consultante solicitó la interpretación del inciso segundo del artículo 237 de la Decisión 486. No obstante lo anterior, con miras a realizar un análisis integral se interpretará todo el texto del mencionado artículo. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486

(…) Artículo 237 “Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y perjuicios. Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en el país por quien obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire antes. No prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe.” (…)”.

VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

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A. LA ACCIÓN REIVINDICATORIA EN RELACIÓN CON EL REGISTRO DE UN

SIGNO COMO MARCA. NATURALEZA, PROCEDENCIA Y CARACTERÍSTICAS. 1. Naturaleza. Como quiera que la demandante interpusiera la acción reivindicatoria prevista en el artículo 237 de la Decisión 486 ante los juzgados civiles del circuito de Manizales, el Tribunal analizará dicha figura, estableciendo su naturaleza, procedencia y requisitos en materia marcaria. Si bien es cierto que los derechos de propiedad intelectual recaen sobre bienes inmateriales, no es menos cierto que sobre éstos se pueden hacer diversos actos dispositivos y, además, están expuestos a usurpación por parte de terceros no autorizados. En este sentido, es perfectamente viable que se prevea una figura recuperadora o rescatadora en este escenario. En el derecho civil, la figura de la acción reivindicatoria tiene una naturaleza restitutoria, ya que su finalidad es la de recuperar los plenos derechos sobre un bien; supuesto este que encajaría perfectamente en la operatividad de los derechos de propiedad intelectual. Encontramos la mencionada figura prevista en algunas legislaciones. En la ley española de marcas, por ejemplo, se prevé que “cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca…” (Artículo 2, numeral 2). Sobre lo anterior se ha dicho lo siguiente:

“El demandante dentro del procedimiento respectivo tiene que demostrar que el solicitante de la marca actuó en fraude de los derechos del propio demandante o violando una obligación legal o contractual. "Con este fin, el demandante deberá probar, por ejemplo, que entre él y el solicitante de la marca existía una relación contractual o precontractual que imponía al solicitante un deber de lealtad o fidelidad que infringió precisamente al solicitar la marca reivindicada. Sería suficiente a este respecto que el reivindicante de la marca demostrase que había mantenido contactos o iniciado negociaciones con el solicitante de la marca con la finalidad de designar a éste distribuidor de los productos que el reivindicante se proponía producir o importar..." ("La marca notoria y la marca renombrada", Catedrático Carlos Fernández-Novoa, "La importancia de la marca y su protección", Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid, 1992, pág. 52).

En el marco comunitario andino se estableció la figura pero bajo unos presupuestos muy específicos que se determinarán a continuación. 2. Procedencia en relación con las marcas.

El artículo 237 diferencia claramente entre dos supuestos de hecho: uno para las patentes y diseños industriales, y el otro para las marcas. a. Para las patentes y diseños industriales: procede la acción reivindicatoria en

dos eventos: - Que la patente o el diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por

quien no tenía derecho a ello.

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- O cuando se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que

también tuviese derecho a ello. Para el primero se interpone con el objeto de que sea transferida al demandante la solicitud o el derecho que fue concedido; y para el segundo, con el objeto de que se reconozca como solicitante o cotitular del derecho.

b. Para marcas: Únicamente procede en el evento en que el registro de la marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese dicho derecho. En este caso el afectado puede instaurar la acción reivindicatoria con la finalidad de lograr que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho marcario. Como se puede apreciar, el legislador comunitario quiso limitar la acción reivindicatoria en el campo marcario. Sin embargo, la normativa comunitaria sí prevé ciertos remedios para los casos de mala fe al solicitar el registro marcario, lo que constituye la razón fundamental para la mencionada restricción: Para los casos en que se solicite una marca de mala fe, la normativa comunitaria previó una causal relativa e independiente de nulidad (artículo 172, literal 2 de la Decisión 486); cuando la marca sea solicitada sin autorización por el representante, distribuidor o un autorizado para el uso, se estableció una causal relativa de irregistrabilidad (artículo 136 literal d) de la Decisión 486); y para los casos en que el registro se haya efectuado para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal, se plasmó la causal relativa de irregistrabilidad contenida en el artículo 137 de la Decisión 486.

3. Características.

La acción reivindicatoria en el campo marcario tiene las siguientes características:

a. Legitimación

- Legitimación activa: La puede interponer el afectado, es decir, la persona que también tuviera derecho a solicitar la marca o a obtenerla.

- Legitimación pasiva: se demanda al solicitante o al titular del signo

distintivo.

b. Objeto: Con el ejercicio de la acción se busca la restitución de la solicitud o del derecho, en cuanto a que la autoridad competente reconozca al demandante como cosolicitante o cotitular del derecho. Es preciso reiterar que la acción reivindicatoria en este caso no persigue que se restituya el derecho obtenido por quien actuó con fraude a los derechos de un tercero, tal como sería el caso de la solicitud de mala fe.

c. Procedimiento: como no está regulado por la normativa comunitaria, de conformidad con el principio de complemento indispensable se debe acudir a la normativa interna para determinar mediante qué normas procesales se debe tramitar la mencionada acción.

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d. Indemnización de perjuicios: La norma comunitaria establece que si la normativa interna del país miembro lo permite, se puede solicitar la indemnización de daños y perjuicios. Como no se establecen parámetros indemnizatorios, el Tribunal estima que por analogía se deben aplicar los presupuestos básicos previstos en el artículo 243 que regula el asunto en relación con la acción por infracción de derechos marcarios, y que establece lo siguiente:

“Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”.

En relación con los anteriores parámetros el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e). Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de

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cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007).

e. Prescripción: La acción reivindicatoria tiene un término de prescripción que

se calcula teniendo en cuenta el plazo que expire primero entre:

- Los cuatro años contados desde la fecha de concesión del registro marcario.

- Los dos años desde que la marca hubiera comenzado a usarse en

cualquiera de los países miembros.

En este último caso si bien la norma se refiere a “el país”, el Tribunal estima que el uso debe entenderse en cualquiera de los países miembros debido a la implicación comunitaria de la norma estudiada.

Además de lo anterior, la norma excluye dicho término de prescripción al supuesto de que la solicitud se hubiera presentado de mala fe. El análisis que haga el juez consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro tenía mala fe. Para el caso particular, mala fe podría estar marcada por la intención de explotar una marca sin dar ninguna participación económica al demandante.

Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión, del que por vía de inferencia pueda desprenderse el acto de mala fe.

Ahora bien, el juez consultante deberá establecer si el caso bajo estudio encaja en los anteriores presupuestos procesales de la acción reivindicatoria. En caso contrario, deberá abstenerse de seguir conociendo la demanda, de conformidad con la normativa procesal interna. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Para los casos en que se solicite una marca de mala fe, la normativa comunitaria previó una causal relativa e independiente de nulidad (artículo 172, literal 2 de la Decisión 486); cuando la marca sea solicitada sin autorización por el representante, distribuidor o un autorizado para el uso, se estableció una causal relativa de irregistrabilidad (artículo 136 literal d) de la Decisión 486); y para los casos en que el registro se haya efectuado para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal, se plasmó la causal relativa de irregistrabilidad contenida en el artículo 137 de la Decisión 486.

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El procedimiento no está regulado por la normativa comunitaria, sobre la acción reivindicatoria en el campo marcario, por lo que, de conformidad con el principio de complemento indispensable se debe acudir a la normativa interna para determinar mediante qué normas procesales se debe tramitar la mencionada acción. El juez consultante deberá establecer si el caso bajo estudio encaja en los presupuestos procesales de la acción reivindicatoria establecidos en la presente providencia. En caso contrario, deberá abstenerse de seguir conociendo la demanda, de conformidad con la normativa procesal interna. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2012-078, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO

Gustavo García Brito SECRETARIO

PROCESO 193-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 9 y cuarto párrafo del artículo 172 de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte

Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a), 150 y 172 de la misma Decisión. Actor: Sociedad

CORPORACIÓN HABANOS S.A. Marca: “COHIBA” y logotipo. Expediente Interno N° 10660-2012.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del año dos mil trece.

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En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de trece (13) de noviembre de 2013. 1. ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad CORPORACIÓN HABANOS S.A. La parte demandada la constituyen: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) de la República del Perú. 1.2. Actos demandados La sociedad CORPORACIÓN HABANOS SOCIEDAD ANÓNIMA solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 286-2006/TPI-INDECOPI de 2 de marzo de 2006 de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI a través de la cual se confirmó la Resolución Nº 9710-2005/OSD-INDECOPI de 27 de julio de 2005 que declaró nulo el registro de la marca “COHIBA” y logotipo de cabeza de indio, para distinguir productos comprendidos en la Clase No. 25 de la Clasificación Internacional a favor de la sociedad Empresa Cubana del Tabaco. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

- El 27 de diciembre de 2000, la sociedad Empresa Cubana del Tabaco, comerciando también como Cubatabaco, solicitó ante el INDECOPI el registro del signo “COHIBA” y logotipo de cabeza de indio, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

- El 11 de junio de 2001, a través de la Resolución Nº 6106-2001/OSD-INDECOPI se concede el registro mencionado, en el proceso administrativo no se presentaron oposiciones.

- El 11 de junio de 2003, la Oficina de Signos Distintivos dispuso se inicie de oficio

la nulidad del registro de la marca “COHIBA” y logotipo de cabeza de indio (certificado Nº 72264), otorgado a favor de la Empresa Cubana del Tabaco,

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comerciando también como Cubatabaco, quien luego se lo transfirió a Corporación Habanos S.A. Manifestó que la marca se ha otorgado sin considerar las solicitudes de registro de los signos “COHIBA” y la representación de la cabeza de una mujer de perfil. Indicó que dichas solicitudes ostentaban el derecho de prelación en virtud de que reivindicaban prioridad por las solicitudes presentadas en Hungría, el 15 de septiembre de 2000.

- El 15 de septiembre de 2003, la Corporación Habanos S.A. (Cuba) absolvió el traslado de la nulidad. Manifestó lo siguiente:

(i) Su marca COHIBA y logotipo de cabeza de indio goza de protección en diferentes países del mundo (entre ellos Venezuela y México). Además, se encuentra protegido por derechos de autor.

(ii) La notoriedad de su marca y que ha originado múltiples intentos de registro por parte de terceros.

(iii) Las marcas “COHIBA Y FIGURA DE CABEZA DE MUJER” –sustento de la nulidad- han sido solicitadas de mala fe por parte de New Yorker Kereskedelmi KFT.

(iv) En virtud de la mala fe de New Yorker Kereskedelmi KFT, ésta ha perdido su derecho de prelación sustentados en las reivindicaciones de prioridad extranjera.

- El 27 de julio de 2005, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la

Resolución Nº 9710-2005/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró fundada la acción de nulidad y, en consecuencia, nulo el registro de la marca “COHIBA Y LOGOTIPO DE CABEZA DE INDIO”. Consideró lo siguiente: La materia controvertida está delimitada únicamente por el mejor derecho que ostentan las solicitudes de registro de los signos “COHIBA” Y LA FIGURA DE LA CABEZA DE UNA MUJER DE PERFIL, en razón de las solicitudes cuyas prioridades se reivindican. Los argumentos de la emplazada destinada a acreditar la notoriedad de la marca COHIBA y logotipo de cabeza de indio, así como la mala fe de la empresa New Yorker Kereskedelmi KFT, al ser ajenos al argumento señalado, no serán evaluados en la presente resolución. New Yorker Kereskedelmi KFT, reivindica prioridad sobre la base de sus solicitudes presentadas en Hungría. Dicha empresa ha cumplido con los requisitos del artículo 4 del Convenio de París, por lo que se tiene como fecha de presentación el 15 de septiembre de 2000, por tanto, tienen prelación respecto de la solicitud de la marca objeto de nulidad.

- El 24 de agosto de 2005, la sociedad Corporación Habanos S.A. interpuso el

recurso de apelación en contra de la Resolución referida. Agregó que las solicitudes presentadas en Hungría han sido canceladas.

- El 2 de marzo de 2006, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la

Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 286-2006/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió confirmar la Resolución Nº 9710-2005/OSD-INDECOPI de 27 de julio de 2005.

- El 16 de junio de 2006, la sociedad Corporación Habanos S.A. interpuso demanda

contencioso administrativa, en contra de la Resolución mencionada.

- El 30 de junio de 2010, la Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo, emitió la Resolución No. Cuarenta y tres por medio de la cual

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declaró fundada la demanda propuesta.

- El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución No. Cuarenta y tres de 30 de junio de 2010. Argumentó que: “La Sentencia apelada causa agravio a nuestra parte debido a que, el A-Quo ha interpretado incorrectamente los alcances del párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486, retrotrayendo los efectos de las nulidades de marcas de manera irrestricta, afectando en su aplicación retroactiva el deber que la Autoridad posee para hacer valer el principio de prioridad registral”.

- El 3 de septiembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual confirmó la sentencia apelada.

- El 12 de noviembre de 2012, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 3 de septiembre de 2012. Basa su recurso en lo siguiente: a) por afectación del debido proceso e inaplicación del principio de congruencia procesal contenido en los artículos VII del Título Preliminar, 50 inciso 6 y 122 inciso 3 del Código Procesal Civil; y el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado; b) por incorrecta interpretación de una norma de derecho material: cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión Nº 486, Régimen Común de la Propiedad Industrial; y, c) por inaplicación de dos normas de derecho material: artículo 9 de la Decisión Nº 486 y el artículo 4, Sección A.3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

- El 27 de mayo de 2013, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 10660-2012 - LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la causal de infracción normativa de la siguiente manera: “a) por afectación del debido proceso e inaplicación del principio de congruencia procesal contenido en los artículos VII del Título Preliminar , 50 inciso 6 y 122 inciso 3 del Código Procesal Civil; y el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado; b) por incorrecta interpretación de una norma de derecho material: cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión Nº 486, Régimen Común de la Propiedad Industrial; y, c) por inaplicación de dos normas de derecho material: artículo 9 de la Decisión Nº 486 y el artículo 4, Sección A.3) del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial”.

- El 4 de octubre de 2013, el Presidente de la Sala de Derecho Constitucional y

Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 0284-2013-SCSP/CS, solicita la interpretación prejudicial del artículo 9 y párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

b) Fundamentos de la Demanda La sociedad CORPORACIÓN HABANOS S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

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- “(…) el Tribunal (…) solamente verifica que la empresa KFT reivindicó prioridad de solicitud de Hungría de fecha 15 de septiembre de 2000, más omite verificar que ésta (sic) prioridad era objeto de invalidación en su país de procedencia, Hungría, y más grave aún, omite siquiera mencionar que HABANOS S.A. había formulado oposición a las solicitudes (…) de KFT”.

- “Los artículos 9 y 10 de la Decisión 486 establecen la posibilidad de reivindicar prioridad extranjera en la solicitud de una marca, para lo cual la solicitud extranjera cuya prioridad se reivindica debe haber sido VÁLIDAMENTE ADMITIDA A TRÁMITE”.

- “En el presente caso, la empresa KFT solicitó las marcas COHIBA (denominativa) y FIGURA DE LA CABEZA DE UNA MUJER DE PERFIL (figurativa) con fecha 23 de febrero de 2001 (…) reivindicando la prioridad de las solicitudes (…) que fueron presentadas por KFT en Hungría, el 15 de setiembre de 2000, por lo que la empresa KFT crea una ‘apariencia de derecho de prioridad’, que no le asiste en realidad, porque las solicitudes de Hungría, cuya ‘prioridad aparente’ reivindica, han sido declaradas NULAS, pues la Oficina Húngara de Patentes aprobó la cancelación de las marcas CON EFECTO RETROACTIVO A SU SOLICITUD, es decir, jurídicamente las solicitudes (…) de Hungría, nunca existieron y tampoco han producido efectos jurídicos”.

- “Las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos confrontados, evidencia el riesgo de confusión entre los signos, más aún, si tenemos en cuenta que los signos solicitados por KFT y la marca registrada por HABANOS S.A. distinguen los mismos productos de la clase 25 de la N.O., por lo que su coexistencia en el registro y en el mercado induciría a error al consumidor”.

- “(…) dado que los signos solicitados por la firma NEW YORKER KERESKEDELMI KFT ‘COHIBA’ y ‘FIGURA DE CABEZA DE INDIO’, constituyen ambas REPRODUCCIÓNES de las marcas registradas a favor de nuestra representada, y que incluso se encuentra protegido por derechos de autor, no puede atribuirse a la causalidad milagrosa la solicitud presentada, sino que la firma NEW YORKER KERESKEDELMI KFT ha tenido delante de sí las marcas ‘COHIBA’ y ‘FIGURA DE CAEZA DE INDIO’, por lo que dicha firma al momento de presentar las solicitudes de registro de las marcas ‘COHIBA’ y ‘FIGURA DE CABEZA DE INDIO’, carecía de la buena fe comercial necesaria para el registro; lo que determina la pérdida de su derecho de prelación en virtud de las reivindicaciones de prioridad extranjera”.

c) Contestación a la demanda

El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “En el presente caso, KFT presentó dos solicitudes de registro de marcas en el Perú, en las que invocó prioridad extranjera respecto de dos solicitudes presentadas en Hungría. Como quiera que la fecha de presentación en Hungría era de fecha anterior a la solicitud de registro presentada por HABANOS S.A. en el Perú, existía un derecho anterior y mejor a favor de KFT, el cual impedía per se constituía como un impedimento al registro de la marca solicitada por HABANOS S.A.”.

- “(…) Primero, HABANOS S.A. solicitó el 27 de diciembre del 2000, el registro de la marca COHIBA y figura de rostro de mujer. Luego, con (sic) 23 de febrero del 2001, KFT solicitó el registro de las marcas COHIBA y la marca de un rostro de mujer, reivindicando Prioridad extranjera por las solicitudes

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presentadas en Hungría. La fecha de la Prioridad era el 15 de setiembre del 2000. Como se puede advertir, KFT contaba con un derecho anterior al derecho de HABANOS S.A., en virtud de la prioridad extranjera que reivindicaba, de tal forma que las solicitudes de KFT debieron haber sido resueltas primero; sin embargo la Oficina cometió un error insalvable, al resolver antes la solicitud de HABANOS S.A., otorgándole el registro, sin considerar que KFT contaba con un derecho anterior. Una vez otorgado el registro en materia, la OFICINA se percató tardíamente del vicio incurrido y procedió de inmediato –conforme se encuentra obligada por Ley- a iniciar la Nulidad del registro mal concedido”.

- “(…) la Oficina en estricto cumplimiento de los artículo (sic) 172 y 136 literal a) procedió a anular el certificado de registro de la marca COHIBA y figura, por haber sido concedido sin tomar en cuenta la prohibición antes aludida”.

- “(…) se debe proceder en el presente caso, donde no por el hecho de que las solicitudes de registro presentadas por FKT (sic) hayan sido denegadas años después, se enervó el hecho fundamental de que al momento de expedirse el acto administrativo que otorgó el registro de la marca COHIBA y figura a favor de HABANOS S.A., se incurrió en un vicio insalvable que ameritaba la nulidad de dicho registro”.

CONSIDERANDO: 1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 13 de noviembre de 2013. 2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER

INTERPRETADAS La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 9 y párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos solicitados y tomando en cuenta que la solicitud relativa al registro del signo “COHIBA” y logotipo de cabeza de indio cuya nulidad de oficio se tramita fue presentada el 27 de diciembre de 2000, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará de oficio la normativa sustancial aplicable, esto es, los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la citada Decisión. El artículo 172 se interpretará en su integridad. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

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DECISIÓN 486

“DE LA REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD Artículo 9.- La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas. Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables. Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca: a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y, b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas.

(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas,

retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…)

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Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…) Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. (…)”.

3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

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- Concepto de marca y elementos constitutivos; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la

semejanza; - Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/o asociación; - Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos; - Clases de signos: comparación entre signos mixtos; - Examen de registrabilidad de oficio. Derecho de prioridad (se analizará la

prioridad de un registro marcario extrarregional en virtud del Convenio de París y se hará una referencia al principio de primacía del Derecho Comunitario sobre el Internacional del País Miembro);

- La nulidad de un registro marcario. Aplicación del cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 (análisis de causales que han dejado de existir al momento de resolver).

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. Tomando en cuenta que la sociedad Empresa Cubana del Tabaco, comerciando también como Cubatabaco, solicitó ante el INDECOPI el registro del signo “COHIBA” y logotipo de cabeza de indio, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y que el INDECOPI concedió el registro mencionado, registro que luego, solicitó que se declare la nulidad; deviene necesario hacer referencia al concepto de marca y elementos constitutivos. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

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El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “COHIBA” y logotipo de cabeza de indio, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 3.2. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA. La identidad y la semejanza Tomando en cuenta que la sociedad Empresa Cubana del Tabaco, comerciando también como Cubatabaco, solicitó ante el INDECOPI el registro del signo “COHIBA” y logotipo de cabeza de indio, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud cuyo registro fue concedido y que posteriormente el mismo Instituto solicitó que se declare su nulidad ya que consideró que la marca se ha otorgado sin considerar las solicitudes de registro de los signos “COHIBA” y la representación de la cabeza de una mujer de perfil. Indicó que dichas solicitudes ostentaban el derecho de prelación en virtud de que reivindicaban prioridad por las solicitudes presentadas en Hungría, el 15 de septiembre de 2000; se hará referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca. La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto

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de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a

que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.1

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 3.3. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los

consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.2

1 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000,

2 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de

octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a

dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.3

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv)

o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.4

También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y

otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.5

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios:

“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en

3 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y

diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 de 21 de agosto de 2008, marca “SHERATON”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea

denominativa o gráfica”.6

3.4. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos:

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del

comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.7

El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad

en el proceso de comparación entre signos distintivos, así:8

“a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada

por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no

simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

“c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del

comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las

6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de

1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial

Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. 8 Véase al respecto, entre otras, la Sentencia de 4-IX-96. Proceso 21-IP-95. Marca “AFLOX”; En

G.O.A.C. No. 233 de 19-XI-96.

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marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.

“d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que

las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes

o de la semejante disposición de esos elementos.”9,

10.

3.5. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS.

La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por

separado”.11

El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca

mixta va a suscitar en los consumidores”.12

En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y que son las que se enuncian a continuación:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia

9 Proceso 49-IP-99, sentencia de 20 de octubre de3 1999. Marca: “AYR”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE

LA COMUNDAD ANDINA. 10

Consultar también, al respecto, las Interpretaciones Prejudiciales contenidas en los Procesos Nos. 01-

IP-87, G.O.A.C. No. 28 de 15-II-88 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O.A.C. No. 180 de 10-V-95, marca “DIDA”.

11 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial:

“BURBUJA VIDEO 2000”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12

Proceso 46-IP-2008, publicado en el G.O.A.C. Nº 1644 de 7 de agosto de 2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión

general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 13

Si, por otro lado, en la marca predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 3.6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACIÓN. En el presente proceso, en primer lugar, se revisarán los temas de examen de registrabilidad y debida motivación, debido a que no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro presentada por la sociedad Empresa Cubana del Tabaco, comerciando también como Cubatabaco del signo “COHIBA” y logotipo de cabeza de indio, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. En segundo lugar, se hará referencia al derecho de prioridad de un registro marcario extrarregional –obtenido en Hungría- en virtud de la aplicación del Convenio de París. Examen de registrabilidad. Tomando en cuenta que no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro presentada por la sociedad Empresa Cubana del Tabaco, comerciando también como Cubatabaco del signo “COHIBA” y logotipo de cabeza de indio, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de “Examen de registrabilidad y debida motivación”. En cuanto al examen de registrabilidad que ha debido realizar la Oficina Nacional Competente, el artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones la Oficina Nacional Competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La Oficina Nacional Competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se

13

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo

S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.

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hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Al respecto, este Tribunal ha manifestado:

“La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de

denegación de los registros marcarios.” 14

Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio. De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales15

ha

abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

14

Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

15 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de

7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005.

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2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la

marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”16

.

Otra de las características del examen de registrabilidad es su autonomía tanto en relación con las decisiones expedidas por otras Oficinas de Registro Marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Debida motivación. La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este Tribunal ha manifestado:

“(...) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 17

En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

16

Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007, marca: “TRANSPACK”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

17 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999.

Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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Derecho de prioridad. En el presente proceso, el INDECOPI afirma que “(…) Primero, HABANOS S.A. solicitó el 27 de diciembre del 2000, el registro de la marca COHIBA y figura de rostro de mujer. Luego, con (sic) 23 de febrero del 2001, KFT solicitó el registro de las marcas COHIBA y la marca de un rostro de mujer, reivindicando Prioridad extranjera por las solicitudes presentadas en Hungría. La fecha de la Prioridad era el 15 de setiembre del 2000. Como se puede advertir, KFT contaba con un derecho anterior al derecho de HABANOS S.A., en virtud de la prioridad extranjera que reivindicaba, de tal forma que las solicitudes de KFT debieron haber sido resueltas primero; sin embargo la Oficina cometió un error insalvable, al resolver antes la solicitud de HABANOS S.A., otorgándole el registro, sin considerar que KFT contaba con un derecho anterior. Una vez otorgado el registro en materia, la OFICINA se percató tardíamente del vicio incurrido y procedió de inmediato –conforme se encuentra obligada por Ley- a iniciar la Nulidad del registro mal concedido”; en tal virtud, deviene necesario hacer referencia al derecho de prioridad marcario. En virtud del derecho de prioridad, el Tribunal ha manifestado que:

“Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas o en la presentación de observaciones, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la “prioridad”, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en derecho (Prior tempore, potior iure). Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere. Se advierte, que el derecho de prioridad marcaria interna o territorial no concede el derecho exclusivo sobre la marca, ni el derecho a que inexorablemente la marca sea concedida al solicitante. Simplemente, como se afirmó, en caso de conflicto entre dos o más solicitudes en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma clase, se dará prevalencia en cuanto al trámite de registro a la presentada en primer lugar, todo esto bajo el entendido de que éstas se hayan presentado en el mismo País Miembro. Si se llegara a conceder registros por solicitudes allegadas con posterioridad, se caería en un desorden tal que conduciría a que la administración actuara por conveniencia y en contravía de derechos de terceros de buena fe. El Tribunal ha manifestado “Una de las excepciones de la “prioridad marcaria interna o territorial”, es la denominada “prioridad andina e internacional”. PROCESO 25-IP-2010. Interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2010. Signo: HAT IN LIFE SIMBOLO (mixto).

Es pertinente advertir que la prioridad marcaria se encuentra regulada expresamente en el ámbito subregional; sin embargo, la Oficina Nacional Competente puede denegar una

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solicitud de registro marcario cuando la prioridad alegada sea extrarregional, en virtud, entre otros factores, a lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 486 que regula el tema de la reivindicación de prioridad, extendiendo dicha protección a otro país extracomunitario con el cual el País Miembro estuviere vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad. En el presente proceso se alega la reivindicación de prioridad extranjera –la presentada en Hungría- en virtud de la aplicación del Convenio de París. El artículo 9 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“DE LA REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD Artículo 9.- La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. (…)”.

Como se observa, el artículo 9 euisdem remite la reivindicación de prioridad a lo dispuesto

en el Convenio de París18

. Es decir, “comunitariza” las normas pertinentes del Convenio

de París en relación a dicho tema al establecer que “El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial”.

Los cuatro Países Miembros de la Comunidad Andina son parte del Convenio de París y, por lo tanto, se aplican sus previsiones, ya que encaja claramente dentro del supuesto de hecho del artículo 9 de la Decisión 486 cuando la relación se da con otro país signatario del Convenio de París. Esto también se da en el caso de Hungría que se adhirió al mencionado Convenio y entró en vigencia para dicho país en 1909.

El artículo 10 de la Decisión 486 dispone los pasos que han de observarse cuando se invoque la prioridad de conformidad con el artículo 9. Establece, entre otros requisitos,

18 El Convenio de París, en su artículo 4 establece lo siguiente:

1) “Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.

3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud”.

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que deberá presentarse una declaración con la documentación pertinente, en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior indicando la fecha de su presentación y la oficina ante la cual se presentó; además, indica que deberá acompañarse copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que la expidió, un certificado de la fecha de presentación de esa solicitud expedida por la misma autoridad y, de ser el caso, el comprobante de pago de la tasa establecida. De conformidad con lo establecido, la corte consultante para establecer si existe el derecho de prioridad, deberá de tener en cuenta que los artículos 9 y 10 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establecen el alcance y los efectos del derecho de prioridad extracomunitario, adoptando para ello los parámetros previstos en el Convenio de París, de conformidad con lo anteriormente mencionado. 3.7. LA NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO. APLICACIÓN DEL PÁRRAFO

CUARTO DEL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Tomando en cuenta que el 11 de junio de 2003, la Oficina de Signos Distintivos dispuso que se inicie de oficio la nulidad del registro de la marca “COHIBA” y logotipo de cabeza de indio (certificado Nº 72264), otorgado a favor de la Empresa Cubana del Tabaco, comerciando también como Cubatabaco, quien luego se lo transfirió a Corporación Habanos S.A.. Argumentó que la marca se ha otorgado sin considerar las solicitudes de registro de los signos “COHIBA” y la representación de la cabeza de una mujer de perfil. Indicó que dichas solicitudes ostentaban el derecho de prelación en virtud de que reivindicaban prioridad por las solicitudes presentadas en Hungría, el 15 de septiembre de 2000; en tal virtud, el Tribunal considera pertinente precisar el tema de la nulidad de un registro marcario y establecerá a manera referencial la diferencia que consagra la Decisión 486 en relación con la Decisión 344. Para lo anterior, el Tribunal se basará en el proceso No. 179-IP-2013, marcas: “SMILEY” (mixta) “SMILEY BABY” (mixta) y “SMILEY WORLD” (mixta). Interpretación prejudicial de 25 de septiembre de 2013. “El primer y el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 introducen sustanciales modificaciones en relación con lo dispuesto por el artículo 113 de la Decisión 344, de acuerdo con el cuadro siguiente: Artículo 113 de la Decisión

344 Inciso primero y segundo del artículo 172 de la Decisión 486

Clases de nulidad Hace referencia a una sola clase de nulidad

Diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa.

Sujeto legitimado para interponer la acción de nulidad

La parte interesada. De oficio por la autoridad nacional.

Para la nulidad absoluta y para la nulidad relativa, cualquier persona. De oficio por la autoridad nacional competente. Para la nulidad relativa el interesado.

Prescripción de la acción

No establece término de prescripción.

Para la nulidad absoluta no prescribe la acción. Para la nulidad relativa prescribe en 5 años contados desde la

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fecha de concesión del registro impugnado.

Causales de nulidad

La norma señala tres causales: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales. c) El registro se haya concedido de mala fe”.

La norma distingue entre las causales para la nulidad absoluta y para la relativa, de la siguiente manera: Causales de nulidad absoluta: cuando el registro de una marca se hubiese concedido en contravención de los artículos 134 primer párrafo19, y 135 de la Decisión 486. Causales de nulidad relativa: cuando el registro se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe20.

El artículo 113 de la Decisión 344 disciplina la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, así como las causales que dan lugar a dicha nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente. El artículo 172 de la Decisión 486, regula el tema de la nulidad de un registro marcario y distingue entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa, determinando para la primera la imprescriptibilidad de la acción y para la segunda el término de prescripción de cinco años contado desde la fecha de concesión del registro impugnado, como lo veremos más adelante. En este ámbito, el Tribunal ha manifestado que “Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión”, y que, “a los efectos de tal concesión, será aplicable, en tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo” (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1º de octubre del mismo año, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC”). Lo anterior para el caso de que se haya solicitad el registro marcario en vigencia de la Decisión 344 por ejemplo y se haya concedido el mismo en vigencia de la Decisión 486. El citado artículo 113 prevé las causales taxativas que sirven de fundamento a la nulidad del registro de un signo como marca. A saber: (i) que el registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones previstas en la Decisión 344; (ii) que se haya otorgado sobre la base de datos o documentos esenciales, citados en la solicitud, que previamente hubiesen sido declarados falsos o inexactos por la autoridad nacional competente; y (iii) que el registro se haya obtenido de mala fe, supuesto que se configurará cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundible con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada, o cuando la

19

Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y suceptibilidad de

representación gráfica, así como el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca. 20

Interpretación prejudicial de 26 de julio de 2006. PROCESO 235-IP-2005. Marca: “SENTIVA” (denominativa).

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solicitud hubiese sido presentada, o el registro obtenido, por quien desarrolle, como actividad habitual, el registro de marcas para su comercialización. En este orden de ideas, el Tribunal ha sostenido que las prohibiciones del artículo 83 de la Decisión 344, buscan precautelar el interés y los derechos válidamente otorgados a favor de terceros, siendo, por tanto consecuente con ello que en el artículo 113 ibídem se disponga que la titularidad de la acción de nulidad de un registro se radique en “parte interesada”. En efecto, el inciso primero del artículo 83 comentado establece la irregistrabilidad de los signos que presenten algunos de los impedimentos que allí se enlistan cuando se den “en relación con derechos de terceros”. En cuanto al tema procesal, la Decisión 486 (artículo 172), amplía, con respecto al procedimiento que establecía la Decisión 344, entre otras cuestiones, la legitimación activa para su ejercicio, modificando la condición de interesado legítimo exigida para la interposición de la acción al establecer que “la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”. También, a diferencia de lo establecido en la Decisión 344, el artículo 172 de la Decisión 486, distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa, condicionando la declaración de la primera a la ocurrencia de las causales previstas en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la misma Decisión; y vinculando la segunda con los impedimentos de registro contemplados en el artículo 136 o cuando el registro se hubiere otorgado de mala fe. Para ambos casos, la norma hace referencia a “cualquier persona” como titular de la acción correspondiente pero las diferencia en cuanto al término para interponerlas, toda vez que la dirigida a obtener la nulidad absoluta no tiene prescripción, en tanto que la encaminada a lograr la nulidad relativa prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro. Es de tomar en cuenta que la Decisión 344 no solamente no diferencia entre nulidad relativa y absoluta, sino que tampoco establece un término de prescripción de la acción. El propio artículo 113 prevé que las acciones de nulidad podrán solicitarse en cualquier momento. Sin embargo, uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486, como se indicó, se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa; dicha distinción se acompasa con la figura de la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. Conforme a lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, deviene necesario aclarar que son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto es regulado por la normativa comunitaria, de la manera que se ha indicado. Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de acuerdo al cuadro presentado. Asimismo, deviene necesario hacer algunas precisiones respecto de la “ilegitimidad del acto administrativo”, “nulidad del acto administrativo”, “nulidad de un registro marcario”, “prescripción de la acción”. En estricto sentido, los actos administrativos son declaraciones unilaterales de voluntad expedidos por las autoridades públicas que tienen competencia al efecto y que producen efectos jurídicos individuales en forma directa. La validez del acto administrativo supone que éste sea expedido por autoridad competente y previo el cumplimiento del trámite pertinente, es decir, que no impida el derecho de audiencia y defensa del particular. La

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legitimidad opera cuando el acto no es conforme a los hechos y a las normas; y, la eficacia de los actos administrativos ocurre cuando éstos han sido notificados, y, en consecuencia, produce efectos jurídicos. Los actos administrativos gozan de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad, mientras no se presenten reclamaciones y recursos administrativos o mediante acciones de impugnación ante los jueces competentes. Sin embargo, cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción de nulidad”, “nulidad de un registro de marca”, el Tribunal ha observado que con dicho término “se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden o deniegan el registro marcario; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa. Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros

regulados por la normativa comunitaria”21

.

Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos:

1. El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna. 2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. 3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. 4. De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro,

en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas22

.

El Tribunal también ha expresado que “La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna

de los Países Miembros”23

. Esto se encuentra en concordancia con el último párrafo del

artículo 273 de la Decisión 486, que establece:

21

Interpretación prejudicial de 1 de abril de 2009. PROCESO 10-IP-2009. Marca: “PENTAMIX” (denominativa).

22 Interpretación prejudicial de 1 de abril de 2009. PROCESO 10-IP-2009. Marca: “PENTAMIX”

(denominativa). 23

Interpretación prejudicial de 1 de abril de 2009. PROCESO 10-IP-2009. Marca: “PENTAMIX” (denominativa).

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“(….) entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.””

Análisis de causales que hubiesen dejado de existir al momento de realizar un examen de registrabilidad. Tomando en cuenta que la sociedad CORPORACIÓN HABANOS S.A., en su escrito de demanda expresó que “En el presente caso, la empresa KFT solicitó las marcas COHIBA (denominativa) y FIGURA DE LA CABEZA DE UNA MUJER DE PERFIL (figurativa) con fecha 23 de febrero de 2001 (…) reivindicando la prioridad de las solicitudes (…) que fueron presentadas por KFT en Hungría, el 15 de setiembre de 2000, por lo que la empresa KFT crea una ‘apariencia de derecho de prioridad’, que no le asiste en realidad, porque las solicitudes de Hungría, cuya ‘prioridad aparente’ reivindica, han sido declaradas NULAS, pues la Oficina Húngara de Patentes aprobó la cancelación de las marcas CON EFECTO RETROACTIVO A SU SOLICITUD, es decir, jurídicamente las solicitudes (…) de Hungría, nunca existieron y tampoco han producido efectos jurídicos”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema. El Tribunal en múltiple jurisprudencia se ha referido a este tema, como en el proceso 183-IP-2013, interpretación prejudicial de 8 de octubre de 2013, marca: “GAS” (mixta). “Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios

en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de

la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o

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de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

3. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad

Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

4. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Al comparar marcas mixtas se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

5. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de

registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:

Debe ser de oficio.

Es integral.

Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.

Es autónomo. 6. El juez consultante ha de tener en cuenta lo establecido en esta interpretación

prejudicial sobre el principio de prioridad marcaria. Es pertinente advertir que la prioridad marcaria se encuentra regulada expresamente en el caso regional, sin embargo, la Oficina Nacional Competente puede denegar una solicitud de registro marcario cuando la prioridad alegada sea extrarregional, en virtud, entre otros factores, a lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 486 que regula el tema de la reivindicación de prioridad, extendiendo dicha protección a otro país extracomunitario con el cual el País Miembro estuviere vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad.

En el presente proceso se alega la reivindicación de prioridad extranjera –la presentada en Hungría- en virtud de la aplicación del Convenio de París.

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En el análisis del derecho de prioridad, la Corte consultante ha de tener en cuenta que los artículos 9 y 10 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina remiten el alcance y los efectos del derecho de prioridad a los previstos en el Convenio de París.

7. El artículo 172 de la Decisión 486, distingue entre nulidad absoluta y nulidad

relativa, condicionando la declaración de la primera a la ocurrencia de las causales previstas en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la misma Decisión; y vinculando la segunda con los impedimentos de registro contemplados en el artículo 136 o cuando el registro se hubiere otorgado de mala fe. Para ambos casos, la norma hace referencia a “cualquier persona” como titular de la acción correspondiente pero las diferencia en cuanto al término para interponerlas, toda vez que la dirigida a obtener la nulidad absoluta no tiene prescripción, en tanto que la encaminada a lograr la nulidad relativa prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro.

El juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.

En consecuencia, y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto es regulado por la normativa comunitaria sobre la materia.

La prescripción de la acción de nulidad relativa consagrada en el párrafo segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es aplicable en relación con los registros marcarios solicitados en vigencia de la mencionada Decisión.

8. La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 10660-2012, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE

José Vicente Troya Jaramillo Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADO MAGISTRADA

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO

Gustavo García Brito SECRETARIO

PROCESO 194-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte Consultante, del artículo 2 de la

Decisión 414 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 2, 12, 14 y 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina, 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 2 del

Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la

Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Cas Nº 10162-2012. Actor: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA – SUNAT. Asunto: Certificado de Origen.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los seis días del mes de febrero del año dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de noviembre de 2013. I. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ - SUNAT.

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Demandada: TRIBUNAL FISCAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercera interesada: MABE PERÚ S.A. III. DATOS RELEVANTES. A. HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. Los días 10, 20 y 28 de marzo de 2000, la sociedad MABE PERU S.A., mediante

las siguientes Declaraciones Únicas de importación (DUI) sometió a despacho de importación “Cocinas a gas para uso doméstico”, originarias y procedentes de Ecuador, clasificadas en la subpartida nacional 7321.11.10.00:

2. Para lo anterior se acogió al programa de liberación establecido en la Decisión 414 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. La sociedad MABE PERU S.A., solicitó la devolución por el pago en exceso de

los derechos de aduana ad-valorem cancelados mediante las mencionadas DUI. Argumentó que si bien se acogieron a la Decisión 414, tenían derecho a una desgravación arancelaria total, de conformidad con el Acuerdo Regional de Apertura de Mercados No. 2 a favor de Ecuador (ARAM No. 2), suscrito en el marco de la ALADI. Piden, además, que las DUI sean rectificadas.

4. Ante la negativa de sus peticiones, la sociedad MABE PERU S.A., presentó los recursos pertinentes en la vía gubernativa, de conformidad con el siguiente cuadro:

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5. El Tribunal Fiscal mediante la Resolución No. 3509-A-2006 de 26 de junio de

2006, resolvió revocar las resoluciones fictas denegatorias de las reclamaciones interpuestas por la sociedad MABE PERU S.A. Argumenta que mediante una solicitud de devolución es factible acogerse a una disposición legal liberatoria más favorable; por lo tanto, en el presente caso nada impide que el solicitante se acoja al ARAM No. 2. Sostiene que dicho acuerdo fue incorporado a la legislación peruana y que no hace parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. Indica que la administración aduanera se encuentra obligada a aceptar la modificación de un certificado de origen. Agrega que no se encuentra establecido un plazo para dicha modificación.

6. La SUNAT presentó demanda contenciosa administrativa en relación con el acto

administrativo reseñado anteriormente.

7. La Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia nominada como Resolución No. 22 de 20 de mayo de 2008, declaró fundada la demanda y nula la Resolución No. 03509-A-2006.

8. La sociedad MABE PERU S.A. y el PROCURADOR PÚBLICO A CARGO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, interpusieron recursos de apelación contra la anterior sentencia.

9. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, mediante sentencia de 16 de mayo de 2012, confirmó la sentencia apelada.

10. La sociedad MABE PERU S.A., interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia.

11. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

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4. Manifiesta, que los certificados tienen un plazo de validez de 180 días, de conformidad con las normas de la CAN y de la ALADI; además las declaraciones de importación tienen por ley el carácter de definitivas.

5. Argumenta, que no es procedente la devolución solicitada, ya que las importaciones realizadas mediante las DUI no cumplen con los requisitos de negociación y origen. El ARAM No. 2 en relación con las DUI materia de las solicitudes de devolución no tiene plena vigencia, debido a las limitaciones que impuso el acuerdo con respecto a la aplicación de los porcentajes de desgravación contemplados en la Decisión 414.

6. Afirma que: “(…) los productos otorgados en el Anexo I del ARAM No. 2 por los miembros integrantes de la CAN a favor de Ecuador, se debían ajustar a las condiciones establecidas en el Acuerdo de Cartagena y ello significa remitirnos – envío por el propio Acuerdo para su aplicación – a las condiciones especiales en que se encontraban dichos productos dentro de los mecanismos del (sic) CAN: es decir el programa de liberación.

7. Indica, que una rectificación de un Certificado de Origen debe hacerse dentro de los 180 días calendario de vigencia del mismo, de conformidad con el artículo 14 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina.

8. Sostiene, que no es aplicable en este caso el artículo 21 de la Ley General de Aduanas.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante las Resoluciones de 14 de mayo de 2007 y 18 de julio de 2007, se declararon rebeldes tanto a la sociedad MABE PERU S.A y al TRIBUNAL FISCAL. D. RECURSO DE CASACIÓN. La sociedad MABE PERU S.A. fundamentó su recurso de casación en los siguientes argumentos:

1. Afirma, que la sentencia impugnada incurre en el vicio de indebida motivación.

2. Sostiene, que la sociedad MABE PERU S.A. podía, mediante el trámite de una solicitud de devolución, acogerse a otra disposición liberatoria más favorable.

3. Argumenta, que el soporte de la solicitud era una carta rectificatoria de los

Certificados de Origen expedida por la Cámara de Comercio de Guayaquil, mediante la cual se modificaron los certificados de origen.

4. Manifiesta, que en el presente caso no se varió ni el objeto ni la voluntad del Certificado de Origen. El cambio sobre tratado internacional que aprobó los beneficios arancelarios es simplemente formal.

5. Indica, que el porcentaje de desgravación aplicable no tiene relevancia para establecer la naturaleza del Certificado de Origen ni mucho menos para modificarlo.

6. Agrega, que no hubo una sustitución de los certificados de origen, ya que se hizo

una modificación estrictamente formal.

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7. Expresa, que ni la normativa CAN ni la Internacional establecen un plazo para la modificación del certificado de origen.

8. Arguye, que la modificación de un Certificado de Origen se retrotrae al momento de la expedición del certificado modificado.

9. El ordenamiento jurídico comunitario andino no ha establecido ninguna condición para la aplicación del ARAM No. 2, ya que el acuerdo bilateral de Comercio suscrito entre Perú y Ecuador al amparo de la Decisión 321 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no es parte de dicho ordenamiento jurídico comunitario, de conformidad con el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

IV COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER

INTERPRETADAS. La Corte Consultante solicita que se interprete la Decisión 414 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se realizará la interpretación solicitada pero se restringirá al artículo 2 de la mencionada Decisión, toda vez que, las liberaciones alcanzadas otorgadas en los Acuerdos Comerciales Bilaterales suscritos entre el Perú y los demás Países Miembros, continúan vigentes en la medida que otorguen un tratamiento más favorable. De oficio se interpretarán los artículos 2, 12, 14 y 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina. También se interpretarán el artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y el artículo 2 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

“Artículo 1

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, comprende: a) El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; b) El presente Tratado y sus Protocolos Modificatorios; c) Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina; d) Las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y

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e) Los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina”. (…)

ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

“Artículo 2

Naturaleza y características del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina está conformado por normas fundamentales o de derecho primario y por normas derivadas o de derecho secundario. Las normas de derecho primario están constituidas por los tratados suscritos y ratificados por los Países Miembros en materia de integración comunitaria andina así como por sus protocolos adicionales y modificatorios. Las normas de derecho secundario o derivado están constituidas por las Decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión, por las Resoluciones de la Secretaría General, por los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre sí en el marco del proceso de integración subregional andino”.

DECISIÓN 414

(…) Artículo 2 “Las liberaciones alcanzadas otorgadas en los Acuerdos Comerciales Bilaterales suscritos entre el Perú y los demás Países Miembros, continuarán vigentes en la medida que otorguen un tratamiento más favorable que el previsto en el artículo anterior”. (…)

DECISIÓN 416 (…) Artículo 2 “Para los efectos del Programa de Liberación previsto en el Acuerdo de Cartagena y conforme a lo dispuesto en la presente Decisión, serán consideradas originarias del territorio de cualquier País Miembro, las mercancías: a) Íntegramente producidas de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º

de la presente Decisión. b) Elaboradas en su totalidad con materiales originarios del territorio de los

Países Miembros. c) Que cumplan con los requisitos específicos de origen fijados de

conformidad con lo establecido en el Artículo 113 del Acuerdo de

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Cartagena, los que prevalecerán sobre los demás criterios de la presente Decisión.

Los requisitos específicos de origen se fijarán de conformidad con los

criterios y procedimientos que establezca la Comisión. d) Las que no se les han fijado requisitos específicos de origen, cuando

resulten de un proceso de ensamblaje o montaje siempre que en su elaboración se utilicen materiales originarios del territorio de los Países Miembros y el valor CIF de los materiales no originarios no exceda el 50 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Colombia, Perú y Venezuela, y el 60 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Bolivia y Ecuador.

e) Las no comprendidas en el literal anterior, que no se les han fijado

requisitos específicos de origen y en cuya elaboración se utilicen materiales no originarios cuando cumplan con las siguientes condiciones:

i) Que resulten de un proceso de producción o transformación

realizado en el territorio de un País Miembro; y ii) Que dicho proceso les confiera una nueva individualidad

caracterizada por el hecho de estar clasificadas en la NANDINA en partida diferente a la de los materiales no originarios;

f) A las que no se les han fijado requisitos específicos de origen y que no

cumplan con lo señalado en el inciso ii) del literal anterior, siempre que en su proceso de producción o transformación se utilicen materiales originarios del territorio de los Países Miembros y el valor CIF de los materiales no originarios del territorio de los Países Miembros y el valor CIF de los materiales no originarios no exceda el 50 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Colombia, Perú y Venezuela, y el 60 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Bolivia y Ecuador.

g) Los juegos o surtidos de mercancías, siempre que cada una de las

mercancías en ellos contenidas, cumplan con las normas establecidas en la presente Decisión.

Los valores CIF y FOB a que se refieren los literales d) y f) del presente artículo, podrán corresponder a su valor equivalente según el medio de transporte utilizado. En el caso de Bolivia se entiende por valor equivalente el valor CIF-Puerto, cuando se trate de importaciones por vía marítima o CIF-Frontera cuando se trate de importaciones por otras vías”. (…) Artículo 12 “El cumplimiento de las normas y de los requisitos específicos de origen deberá comprobarse con un certificado de origen emitido por las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas para tal efecto por el País Miembro exportador.

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Para la certificación del origen, las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas deberán contar con una declaración jurada suministrada por el productor, en el formato a que hace referencia la Disposición Transitoria Primera de la presente Decisión. El certificado de origen deberá llevar la firma autógrafa del funcionario habilitado por los Países Miembros para tal efecto. Cuando el productor sea diferente del exportador, éste deberá suministrar la declaración jurada de origen a las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas, en el formato a que hace referencia la Disposición Transitoria Primera de la presente Decisión. La declaración del productor tendrá una validez no superior a dos años, a menos que antes de dicho plazo se modifiquen las condiciones de producción. La fecha de certificación deberá ser coincidente o posterior a la fecha de emisión de la factura comercial. A los fines de la certificación del origen, en todos los casos, la factura comercial deberá presentarse conjuntamente con el certificado de origen”. (…) Artículo 14 “Para la declaración y certificación del origen de los productos se utilizará el formulario adoptado por la Asociación Latinoamericana de Integración, hasta tanto se apruebe un nuevo formulario de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la presente Decisión. El certificado de origen tendrá una validez de 180 días calendario, contados a partir de la fecha de su emisión. En caso que la mercancía sea internada o almacenada temporalmente bajo control aduanero en el país de destino, el certificado de origen se mantendrá vigente por el tiempo adicional que la administración aduanera haya autorizado dichas operaciones o regímenes.” Artículo 15 “Las autoridades aduaneras del País Miembro importador no podrán impedir el desaduanamiento de las mercancías en casos de duda acerca de la autenticidad de la certificación, presunción de incumplimiento de las normas establecidas en esta Decisión, cuando la mercancía se encuentre en la nómina de bienes no-producidos en la subregión, o cuando el certificado de origen no se presente, contenga errores, o esté incompleto. En tales situaciones se podrá exigir la constitución de una garantía por el valor de los gravámenes aplicables a terceros países, de conformidad con las legislaciones nacionales de los Países Miembros. Cuando el certificado de origen no se presente, las autoridades aduaneras del País Miembro importador otorgarán un plazo de quince días calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía, para la debida presentación de dicho documento. Vencido el plazo, se harán efectivas las garantías o se cobrarán los gravámenes correspondientes”.

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(…)”. VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Preeminencia del ordenamiento jurídico comunitario andino sobre las normas del

derecho interno de los Países Miembros.

B. Las fuentes derivadas en el ordenamiento jurídico comunitario andino. Los convenios que adopten los países miembros entre sí en el marco del proceso de integración subregional andino.

C. Del programa de liberación. La Decisión 414 y los acuerdos bilaterales suscritos por el Perú con anterioridad a su entrada en vigencia.

D. Normas de Origen y el Certificado de Origen Andino de las Mercancías. Aplicación de la Decisión 416 al mercado interno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

E. La modificación del Certificado de Origen. Principio de complemento indispensable.

B. PREEMINENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO

SOBRE LAS NORMAS DEL DERECHO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS.

Como quiera que en el presente proceso se planteara la aplicación del artículo 21 de la Ley General de Aduanas, resulta pertinente abordar el tema de la preeminencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. Para lo anterior se reitera lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el marco del proceso 36-IP-2012. “El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de “Preeminencia del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional. Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia de este Honorable Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004,

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publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999; Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras. Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho Comunitario Andino, como se señaló anteriormente, es el principio de Autonomía, el cual desarrolla y consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, ya que le añade a las características de coherencia y unidad, la de ser un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico. El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente:

“En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales”. (Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002).

Sin embargo es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la norma nacional podría regular temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr una correcta aplicación de ésta última. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

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Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1828, de 30 de abril de 2010).”

C. LAS FUENTES DERIVADAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO

ANDINO. LOS CONVENIOS QUE ADOPTEN LOS PAÍSES MIEMBROS ENTRE SÍ EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN SUBREGIONAL ANDINO.

En el proceso interno se discute la aplicación del Acuerdo Regional de Apertura de Mercados No. 2 a favor de Ecuador –ARAM No. 2, en el marco de la ALADI. También se hace referencia a un acuerdo bilateral suscrito entre Perú y Ecuador con base en la Decisión 321 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se discute la pertenencia de dichos instrumentos al ordenamiento jurídico comunitario andino. En este marco, el Tribunal estima conveniente aclarar la relación entre los acuerdos que firmen los países miembros y las fuentes del derecho comunitario andino. El artículo 2 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina organiza de manera general las fuentes planeadas por el artículo 1 de su Tratado de Creación. Las divide entre fuentes de carácter fundamental o primario y fuentes de carácter derivado o secundario. Las primeras, al tenor del mencionado artículo 2, están compuestas por: “los tratados suscritos y ratificados por los Países Miembros en materia de integración comunitaria andina así como por sus protocolos adicionales y modificatorios.” Y las segundas son aquellas conformadas por las normas emanadas de ciertos órganos de la CAN, de conformidad con lo establecido por el mencionado artículo 2:

- Las Decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.

- Las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina.

- Las Resoluciones de la Secretaría General.

- Y los Convenios de Complementación Industrial.

- Otros Convenios que adopten los Países Miembros entre sí en el marco del proceso de integración subregional andino.

Para los efectos de la presente Interpretación Prejudicial nos interesa determinar claramente las características de las últimas dos fuentes. En relación con la primera, el Tribunal ya determinó sus características básicas. Mediante la Interpretación de 13 de noviembre de 2012, expedida en el marco del proceso 116-IP-2012, manifestó lo siguiente:

“Los Convenios de Complementación Industrial se encuentran regulados en los artículos 64 y 65 del Acuerdo de Cartagena. Tienen por objeto “promover la especialización industrial entre los Países Miembros” (primer párrafo del artículo 64). La norma prevé una herramienta mediante la cual se articulan tanto el desarrollo industrial como las diversas capacidades productivas de los Países Miembros; se busca, en últimas, que de una manera complementaria aúnen su actividad industrial y especializada para generar desarrollo y una adecuada inserción de sus economías en el comercio mundial. El artículo 65 indica algunos de los puntos sobre los cuales pueden versar los acuerdos: “medidas de distribución, de producciones, coproducción, subcontratación de capacidades de producción, acuerdos de mercado y operaciones conjuntas de comercio exterior, y

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otras que faciliten una mayor articulación de los procesos productivos y de la actividad empresarial.” De los mencionados artículos se desprenden las siguientes características de los convenios: - Deben ser aprobados por la Comisión de la Comunidad Andina. - Son temporales. Los Países Miembros participantes deben estipular un plazo

de vigencia. - Tienen efectos interpartes. Surten efectos únicamente en relación con los

países miembros participantes. - Son abiertos. Permite la entrada en cualquier momento de los Países

Miembros no participantes. Para esto se deberán dar las siguientes condiciones: 1) Que el país no participante solicite su incorporación. 2) que los países participantes fijen las condiciones de dicha incorporación. Y 3) que dichas condiciones sean puestas en conocimiento de la Comisión de la Comunidad Andina.

- Son de objeto determinado. Los Países Miembros participantes deben establecer los productos sobre los cuales recae el acuerdo de voluntades.

- Su piso jurídico es la normativa comunitaria andina. Las medidas acordadas no pueden generar condiciones menos favorables que las previstas en la normativa CAN para el intercambio recíproco. La norma advierte que en este marco se pueden acordar: “(…) medidas especiales en materia de tratamientos arancelarios, de regulación del comercio y de establecimiento de márgenes de preferencia (...)”.

Otra de las características más importantes es que hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. El literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación de la Comunidad Andina los incluye y, por lo tanto, tienen las mismas características de

dicho ordenamiento: primacía, aplicación inmediata y efecto directo.1 Esto quiere

decir que los convenios de complementación industrial una vez aprobados por la Comisión y publicados en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, entran en vigencia en los Países Miembros participantes siempre y cuando el propio convenio no señale una fecha posterior. Esto trae los siguientes efectos: - Son aplicables y exigibles de manera inmediata, es decir, sin necesidad de un

proceso de incorporación en el ordenamiento jurídico interno. - Su incumplimiento por parte de los Países Miembros participantes es

demandable ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

- Pueden ser objeto de acción de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina (artículo 17 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).”

En relación con la segunda, y de conformidad con el asunto bajo estudio, el Tribunal considera pertinente hacer ciertas diferencias entre los acuerdos firmados en el marco comunitario andino con los acuerdos firmados en el marco de la Asociación Latinoamericana

1 El Tribunal en sentencia del 12 de noviembre de 1999, expedida en el marco del proceso de

incumplimiento 07-AI-99, manifestó lo siguiente: “En conclusión, las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, cualquiera que sea su forma (Tratados, Protocolos, Acuerdos, Convenios o Resoluciones) son, por regla, de efecto y aplicación directa en todos los Países Miembros desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, lo que significa que son de obligatorio e inmediato cumplimiento por los Países Miembros, los Órganos del Acuerdo y los particulares.”

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de Integración – ALADI. Si bien en muchas de las normas comunitarias andinas se hacer referencia a la normativa ALADI o simplemente al Tratado de Montevideo de 1980, lo primero que se advierte es que son sistemas jurídicos diferentes. Si bien en algunos artículos del Acuerdo de Cartagena se instaura en cabeza del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (art. 16 literal h), y de la Comisión de la Comunidad Andina (art. 22 literal d), velar por el cumplimiento armónico de las obligaciones derivadas del Acuerdo de Cartagena y del Tratado de Montevideo de 1980, la relación no está dada en términos de subordinación o dependencia. Esta conexión que se pide se debió a que los países miembros de la Comunidad Andina son parte de la ALADI y eran parte de

la ALALC.2 Una aplicación e interpretación coherente es fundamental para el adecuado

funcionamiento del engranaje andino, lo que no significa que sean sistemas dependientes entre ellos. El ordenamiento andino goza del principio de autonomía, tal y como se estableció el literal A) de la presente interpretación. Lo anterior quiere decir que los acuerdos suscritos en el marco de la ALADI, de alcance parcial o regional, no hacen parte de la normativa comunitaria andina. Por tal razón el acuerdo ARAM No. 2, al que se hace referencia en el proceso interno, no forma parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. De todos modos, es importante resaltar que en caso de antinomias entre el ordenamiento jurídico andino y los tratados, acuerdos o convenios extracomunitarios, traen como consecuencia la prevalencia del primero, tal y como se advirtió en el literal A) de la presente interpretación prejudicial. En este sentido, la corte consultante debe establecer si el acuerdo ARAM No. 2 es concordante con la normativa comunitaria andina, ya que de lo contrario es inaplicable en el contexto intrasubregional. Una vez aclarado esto, se establecerán las características básicas de la última fuente del derecho andino mencionada: los convenios que adopten los Países Miembros en el marco de la Comunidad Andina. Lo primero que salta a la vista es que los mencionados convenios son diferentes a los de complementación industrial, que fueron suficientemente caracterizados líneas arriba. Refiriéndonos al caso bajo estudio, un ejemplo de estos convenios o acuerdos fue el firmado entre las Repúblicas de Ecuador y Perú en el marco del artículo 3 de la Decisión 321 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, citado en el proceso interno. El mencionado artículo 3 a su tenor literal reza:

“Artículo 3.- No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, el Perú podrá celebrar acuerdos comerciales con cualesquiera de los Países Miembros en el marco del ordenamiento jurídico vigente en el Grupo Andino”.

Con base en esta disposición se suscribió el Acuerdo Comercial entre Perú y Ecuador el 13 de noviembre de 1992.

2 Por tal motivo en artículo 152 del texto original del Acuerdo de Cartagena, antes de la modificación por

el Protocolo de Sucre, se disponía lo siguiente:

“Artículo 152.- El presente Acuerdo será sometido a la consideración del Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC y una vez que el Comité haya declarado que es compatible con los principios y objetivos del Tratado de Montevideo y con la Resolución 203 (CM-II/VI-E), cada uno de los Países Miembros lo aprobará conforme a sus respectivos procedimientos legales y comunicará el correspondiente acto de aprobación a la Secretaría Ejecutiva de la ALALC. El Acuerdo entrará en vigor cuando tres países hayan comunicado su aprobación a la Secretaría Ejecutiva de la ALALC.

(…)”.

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Estos convenios gozan de las siguientes características:

a. Deben darse en el marco comunitario andino. Esto quiere decir que los Países Miembros suscriptores deben utilizar la normativa andina como habilitante para dichos acuerdos.

b. Como son normas de carácter derivado no pueden contradecir las disposiciones primarias o fundamentales, es decir, los tratados suscritos en el campo comunitario andino y a sus protocolos modificatorios.

c. Tampoco pueden contradecir a las demás normas de carácter derivado, ya que el principio de coherencia está en la base del sistema. No pueden generar condiciones menos favorables que las planteadas en el ordenamiento jurídico andino.

d. Tienen efectos interpartes, es decir, que sólo surten efectos para los Países Miembros participantes.

e. Como quiera que no existen normas que detallen el control material de dichos acuerdos, haciendo una interpretación sistemática y procurando salvaguardar la eficacia del ordenamiento jurídico comunitario andino, el Tribunal considera que dichos acuerdos se deben depositar en la Secretaría General. Además, aplicando por analogía el artículo 64 del Acuerdo de Cartagena, mediante la cual se regulan los Convenios de Complementación Industrial, dichos acuerdos deben ser aprobados por la Comisión.

f. No sobra advertir que están sometidos al control de validez jurisdiccional mediante la acción de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

D. DEL PROGRAMA DE LIBERACIÓN. LA DECISIÓN 414 Y LOS ACUERDOS BILATERALES SUSCRITOS POR PERÚ CON ANTERIORIDAD A SU ENTRADA EN VIGENCIA.

Como quiera que el presente asunto se desarrollara en torno de la aplicación de la Decisión 414, mediante la cual se regula el perfeccionamiento de la Comunidad Andina con base en el programa de liberación, es importante establecer las características básicas de dicho programa. Y como quiera que se presenta una discusión en cuanto a la aplicación del Acuerdo Regional de Apertura de Mercados a Favor de Ecuador - ARAM No. 2, suscrito el 30 de abril de 1983, y del Acuerdo Bilateral de Comercio entre Ecuador y Perú, suscrito en el marco de la Decisión 321 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, suscrito el 13 de noviembre de 1992, el Tribunal estima conveniente referirse a la Decisión 414 y los acuerdos bilaterales suscritos por Perú con anterioridad a su entrada en vigencia.

Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el marco del proceso 36-IP-2012: “El Programa de Liberación es uno de los instrumentos o mecanismos fundamentales para alcanzar los objetivos del Acuerdo de Cartagena, tal como lo manifiesta la propia norma constitutiva en su artículo 3 literal d). Es una herramienta base, que junto con otras, busca realizar los objetivos que el propio Acuerdo determina en su artículo 1, a saber:

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1. Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones

de equidad. 2. Acelerar el crecimiento de los Países Miembros y disminuir su nivel de desempleo. 3. Facilitar la participación de los Países Miembros en el proceso de integración regional

con la finalidad de consagrar un mercado común latinoamericano. 4. Fortalecer la posición de los Países Miembros en el concierto económico internacional. 5. Generar lazos de solidaridad subregional y reducir las asimetrías existentes entre los

Países Miembros. 6. Lograr como fin último mejorar la calidad de vida de los habitantes de la subregión. El Tribunal oportunamente se ha referido a lo anterior. En la sentencia del 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1206, de 13 de junio de 2005, y expedida dentro del proceso 118-AI-2003, manifestó lo siguiente:

“El Programa de Liberación, es considerado como uno de los instrumentos fundamentales para alcanzar los objetivos del Acuerdo. En efecto, el objetivo final del proceso de integración subregional, orientado a la formación de un mercado común latinoamericano, a que se refiere el artículo 1 del Acuerdo de Cartagena, presupone la adopción de medidas que apunten hacia la liberalización del intercambio comercial. Solamente de esta forma podrá pensarse en lograr que mediante la cooperación comunitaria alrededor de la liberación del comercio se tienda al desarrollo económico, equilibrado, armónico y compartido de los Países Miembros. Podría decirse que en este sentido el Tratado de Integración Subregional Andino propugna por la solidaridad económica como fuente de las obligaciones jurídicas internacionales de los países que la conforman”3.

El Programa de Liberación tiene las siguientes características:

a. Se soporta en el principio básico y fundamental de la libre circulación de mercancías. Dicho principio se consagra normativamente en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, estableciendo que “el programa de liberación de bienes tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro”. El artículo 77 desarrolla dicho principio, colocando ya en cabeza de los Países Miembros la obligación de no aplicar los gravámenes y restricciones mencionadas en relación con las importaciones de bienes originarios de la Subregión.

Los conceptos de “gravámenes” y “restricciones de todo orden” tienen su definición en el artículo 73 de la misma normativa, cuyo texto es el siguiente:

3 En relación con lo anterior, se pueden consultar las siguientes sentencias proferidas por el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 5-IP-90. Interpretación Prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 162 del 9 de septiembre de 1994; Proceso 3-AI-98. Sentencia del 11 de febrero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 423, de 31 de marzo de 1999. Proceso 117-AI-2004. Sentencia de 19 de abril de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1347, de 25 de mayo de 2006.

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“Se entenderá por ‘gravámenes’ los derechos aduaneros y cualesquiera otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las importaciones. (…) Se entenderá por ‘restricciones de todo orden’ cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un País Miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral (…).”

El Tribunal al interpretar este artículo ha manifestado lo siguiente en relación con el concepto de “restricciones de todo orden”:

“Estas restricciones de todo orden que pueden constituir cualesquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, deben fundamentalmente ir contra la filosofía del Programa de Liberación, en el entendido de que restringir (...) es la limitación o modificación que se hace de algo, disminuyéndolo. El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, indica que RESTRICCIÓN es la ‘Disminución de facultades o derechos’ y que ‘Restrictivo’ es ‘Lo que restringe, limitativo, que reduce o coarta’, concluyendo el mismo autor en identificar el ‘restringir’ al hecho de ‘Circunscribir, reducir, limitar. Acortar el gasto de consumo. Regatear licencias, permisos, privilegios’ (...) En todo caso, queda claro que restringir significa disminuir una capacidad existente de hacer algo y ‘Restricciones de todo orden’, supone una globalización general, de cualquier actitud que disminuye facultades o derechos existentes anteriormente, de cualquier forma o manera, que signifiquen una situación menos favorable a la existente antes de dictarse la nueva restricción.

Esto nos lleva a la conclusión de que una medida de cualesquier orden que disminuya, limitando y modificando una situación actual en detrimento del comercio interandino, salvo los casos de excepción previstos, constituye una restricción al Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena (...) concepto que fuera ratificado dentro del Proceso 3-Al-96 ya citado: ‘Por medida restrictiva se entiende cualquier acto imputable a una autoridad pública con efecto limitativo sobre las importaciones o en hacerlas más difíciles, o más costosas que los bienes de producción nacional. Las medidas administrativas pueden incluir desde la imposición de precios fijos mínimos o máximos menos favorables para los productos importados, de manera que creen obstáculos a los flujos de importaciones, hasta las limitaciones directas a las importaciones”4.

Ya en el ámbito de control de la actividad de los Países Miembros, el artículo 74 de Acuerdo de Cartagena pone en cabeza de la Secretaría General de la Comunidad Andina, de oficio o a petición de parte, la función de determinar en qué casos una medida adoptada unilateralmente por un País Miembro constituye gravamen o restricción.

b. Es automático. (artículo 76 del Acuerdo de Cartagena). Esto quiere decir que

entrará a regir inmediatamente, sin que dependa de la voluntad momentánea de los Países Miembros. Con lo anterior se determina, que los Países Miembros no pueden abstenerse de cumplir con el programa de liberación argumentando justificaciones y excepciones no contempladas en las propias normas comunitarias.

4 Interpretación Prejudicial 5-IP-90 de 22 de julio de 1994, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de

Cartagena N° 162, de 9 de septiembre de 1994.

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c. Es irrevocable. (artículo 76 del Acuerdo de Cartagena). Una vez en marcha el

Programa de liberación, los Países Miembros entienden que es un proceso hacia el futuro que no tiene reverso por circunstancias particulares y unilaterales. Por la voluntad individual no se puede pretender revocarlo o desconocerlo, ya que más allá de los intereses subjetivos y particulares el programa de liberación como atrás se indicó es un instrumento para conseguir en últimas el desarrollo de los Países Miembros y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Lo anterior se concreta y soporta en los principios de buena fe y de cooperación leal que marcan la pauta de actuación de los Países Miembros de la Comunidad Andina. En relación, con la actitud de los Países Miembros frente al Programa de Liberación el Tribunal ha sostenido:

“Así, el Acuerdo de Cartagena señala que la Comunidad Andina se crea por la decisión de “(…) alcanzar tales fines mediante la conformación de un sistema de integración y cooperación que propenda al desarrollo económico, equilibrado, armónico y compartido de los países”. Resulta por eso, esencial para la buena marcha de la cooperación subregional que los países se comprometan a mantener reglas de juego compatibles con la operación del intercambio comercial dentro de esquemas de libre competencia e igualdad en las relaciones entre ellos, de modo que se cumpla el propósito de la integración económica, cual es el de aglutinar los diversos mercados de los países integrantes reduciendo o eliminando los obstáculos al intercambio comercial recíproco, a fin de que el mercado ampliado cumpla las funciones de expansión comercial y mejore las condiciones de competitividad en la región. (…)”. (Proceso 117-AI-2004. Sentencia de 19 de abril de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1347, de 23 de mayo de 2005).

d. Es universal. (artículo 76 del Acuerdo de Cartagena). El programa de liberación

cubre la totalidad de los productos sin distinción alguna, salvo las excepciones que consagre la propia normativa comunitaria, tal como podría ser el tratamiento especial de los Países Miembros con menos desarrollo relativo.

El artículo 76 establece la calidad de automático e irrevocable del Programa de Liberación, salvo el caso de las excepciones previstas en el mismo Acuerdo y finalmente el artículo 84 dispone de manera preceptiva que "(...) los Países Miembros se abstendrán de modificar los niveles de gravámenes o de introducir nuevas restricciones de todo orden a las importaciones de productos originarios de la Subregión, de modo que signifique una situación menos favorable que la existente a la entrada en vigor del Acuerdo". (Sentencia 3-AI-98, de 11 de febrero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 423, de 31 de marzo de 1999). El programa de liberación, tal como está concebido, es bastión fundamental en el desempeño del comercio intracomunitario, el cual se complementa con el principio de la no discriminación y sus dos vertientes: los principios de trato nacional y de nación más favorecida. Sobre estos principios el Tribunal en varias de sus providencias se ha manifestado de la siguiente manera:

“Al respecto cabe afirmar que, en términos generales, el referido principio enseña que los bienes originarios y provenientes de los Países Miembros, una vez internados al mercado nacional de otro País Miembro, no deben ser tratados de una manera diferente a los bienes de origen nacional.

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Este principio se encuentra consagrado en la mayoría de acuerdos de libre comercio clásicos y, prácticamente en todos los modernos: Así, lo encontramos contemplado en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), en el Tratado de Montevideo de 1980, mediante el cual se constituyó la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y en el Acuerdo de Marrakech de 1994, a través del cual se constituyó la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre otros. Encontrándose la norma de Trato Nacional contenida en el artículo 75 del Acuerdo de Cartagena, formando parte del Capítulo VI, referente al Programa de Liberación, es conveniente tomar en consideración que éste tiene por objeto “eliminar los gravámenes y restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios de cualquier País Miembro” (artículo 72 del Acuerdo de Cartagena). Tal norma guarda concordancia con el artículo 75 del mismo Acuerdo, que dispone que “los productos originarios de un País Miembro gozarán en el territorio de otro País Miembro de tratamiento no menos favorable que el que se aplica a productos nacionales similares”, en materias relacionadas con “impuestos, tasas y otros gravámenes internos”. Aprecia, pues, el Tribunal que dentro del contexto del referido Capítulo VI, constituye uno de los mecanismos principales a utilizarse para alcanzar los objetivos propios del proceso integracionista y en especial para obtener la formación gradual de un mercado común. En consecuencia, cualquier obstáculo o impedimento a la libre importación de mercancías que vaya contra los objetivos y postulados consagrados en el Acuerdo de Cartagena constituye una traba al libre comercio, mucho más si la misma tiene carácter discriminatorio con respecto a los bienes importados de la subregión frente a los de producción nacional. De donde resulta que en lo referente al principio de Trato Nacional éste se configura como un derecho esencial, inmanente y consubstanciado con la naturaleza y los objetivos de la propia integración”. (Proceso 134-AI-2003. Sentencia de 22 de septiembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1133, de 27 de agosto de 2004)5.

Sobre el principio de no discriminación ha establecido:

“El tratamiento de la Nación Más Favorecida consiste, de manera elemental, en que cualquier concesión arancelaria dada por un país a otro, debe ser automáticamente aplicada a todos los demás que puedan invocarlo por razón de tenerlo vigente en sus relaciones comerciales bilaterales o multilaterales con el país otorgante de las ventajas. Con similares características, objetivos y consecuencias, el artículo 155 del Acuerdo de Cartagena consagra de un modo general y lo inserta de esta manera en el Ordenamiento Jurídico Andino, la cláusula igualmente llamada de la "Nación Más Favorecida" en beneficio de todos los Países Miembros. Establece la norma comunitaria que "cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio que se aplique por un País Miembro en relación con un

5 Este principio ha sido tratado por el Tribunal en las siguientes providencias: Proceso 3-AI-97. Sentencia

del 21 de julio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 422, de 30 de marzo de 1999; Proceso 52-AI-2002. Sentencia de 27 de agosto de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 990, de 1 de octubre de 2003; Proceso 3-AI-97. Sentencia de 7 de diciembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 422, de 30 de marzo de 1999; Proceso 132-AI-2003. Sentencia de 13 de enero de 2005, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1171, de 3 de marzo de 2005.

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producto originario de o destinado a cualquier otro país, será inmediata e incondicionalmente extendido al producto similar originario de o destinado al territorio de los demás Países Miembros. El hecho de que un país de la Comunidad no extienda a las importaciones de bienes originarios de los otros Países Miembros, el tratamiento que con características más favorables aplique a terceros países, constituye, en principio, un rompimiento del compromiso de trato igualitario y equitativo establecido en el Artículo 155 del Acuerdo de Cartagena. En todo caso, deberá siempre analizarse si la no extensión de las ventajas aludidas se encuentra jurídicamente justificada por corresponder o encontrarse cubierta por alguna de las excepciones previstas para la no extensividad del beneficio. (…) La cláusula de más favor es pues un mecanismo incorporado al Acuerdo de Cartagena desde la fecha misma de su suscripción, cuyo efecto es el de establecer un trato igualitario, automáticamente ajustable para hacerse equivalente a cualquier ventaja o privilegio que un País Miembro reconozca o conceda a un tercero, para restablecer, de esa manera, la igualdad de trato respecto de los Socios Comunitarios. Las características fundamentales de esta figura convertida en ley para los Países Andinos, son aquellas de ser inmediatamente aplicada cuando se constituye la ventaja a favor de un tercero, también en beneficio de los demás Países Miembros; que esa extensión dispuesta como consagración del principio de equidad, debe ser incondicional y, consecuentemente, no sujeta a compensaciones de clase alguna, menos aún sometida a exigencias en materia de reciprocidad. A partir del análisis de los orígenes andinos relativos al establecimiento de la cláusula de la Nación más Favorecida y, de las características jurídicas y técnicas de la misma, fijadas por la doctrina y recogidas también en jurisprudencia de este Tribunal, puede concluirse que se trata de un mecanismo incorporado al Ordenamiento Jurídico Comunitario, que no determina otras excepciones que las taxativamente establecidas en el propio artículo 155 del Acuerdo de Cartagena y que, en consecuencia, tiene el carácter de disposición de respeto obligatorio y automático para todos los Países Miembros, no siendo por lo tanto oponibles a ese compromiso, argumentos o justificaciones que no se enmarquen, fehacientemente, en los dispositivos que la constituyen y consagran (…)”. (Proceso 32-AI-2001. Sentencia de 22 de noviembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 760, de 8 de febrero de 2002).6”

La corte consultante deberá determinar si en el presente caso se cumplen los principios básicos del programa de liberación de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial. Ahora bien, el artículo 2 de la Decisión 414, incorpora un artículo del siguiente tenor:

6 Sobre este principio se puede consultar igualmente la siguiente providencia: Proceso 53-AI-2000.

Sentencia de 14 de marzo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 673, de 29 de mayo de 2001.

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“Artículo 2.- Las liberaciones alcanzadas otorgadas en los Acuerdos Comerciales Bilaterales suscritos entre el Perú y los demás Países Miembros, continuarán vigentes en la medida que otorguen un tratamiento más favorable que el previsto en el artículo anterior.”

En este sentido, el Acuerdo Bilateral de Comercio entre Ecuador y Perú, suscrito en el marco de la Decisión 321 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el 13 de noviembre de 1992, para continuar regulando situaciones con fecha posterior a la entrada en vigencia de la Decisión 414, debió otorgar un tratamiento más favorable que el previsto en la Decisión 414. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el literal anterior, el juez consultante deberá analizar qué norma es aplicable al caso bajo estudio, actuando como juez comunitario andino y, en efecto, cuidando la validez y eficacia del ordenamiento subregional. E. NORMAS DE ORIGEN Y CERTIFICADO DE ORIGEN ANDINO DE LAS

MERCANCÍAS. APLICACIÓN DE LA DECISIÓN 416 AL MERCADO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA.

La demandante argumentó que los Certificados de Origen tienen un plazo de validez de 180 días, de conformidad con la CAN y la ALADI. En este marco, el Tribunal abordará el tema de las normas de origen y el certificado de origen andino de las mercancías, sobre la base de la aplicación de la Decisión 416 al mercado interno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. El Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial expedida el 8 de abril de 2011, dentro del proceso 101-IP-2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1949, de 3 de junio de 2011: “Estas normas establecen las condiciones o requisitos para que desde el punto de vista de su origen se considere a una mercancía como producida o fabricada dentro de un país o territorio determinado. Se emplean para determinar la procedencia primaria de un producto, y su importancia radica en que según el origen de las mercancías, los derechos o las restricciones aplicadas a las importaciones podrían variar, dependiendo del lugar del que se establezca como sitio de fabricación o producción de los bienes. Es decir, su sitio de origen. El Sistema Andino de Integración cuenta con normas propias para la calificación del certificado de origen de las mercancías y, en el caso de la Decisión 416, se establecen específicamente las condiciones que deben cumplir los productos para ser considerados originarios de la Subregión y por ende obtener los beneficios del mercado ampliado. Con ello se asegura que los beneficios del mercado ampliado alcancen únicamente a los productos fabricados o producidos en los países que forman parte de un sistema o proceso de integración. Sobre la naturaleza y la importancia de las Normas de Origen este Tribunal ha señalado que:

“Las Normas de Origen son importantes porque al identificar con precisión la procedencia geográfica de un bien importado se obtienen ventajas de distinto tipo. Éstas son de carácter estadístico, técnico-productivo o de comercialización internacional. Asimismo, las Normas de Origen son fundamentales para mejorar la ejecución de distintos instrumentos de política comercial e incluso de política industrial, como, por ejemplo, la obligación de aplicar o de eximir el pago de derechos arancelarios y no arancelarios a las importaciones; la adjudicación de cupos arancelarios; y la obtención de datos fidedignos sobre la procedencia y el

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destino del intercambio mundial de bienes, lo que interesa tanto desde el punto nacional como internacional.”7 “Las Normas de Origen determinan el porcentaje máximo de materias primas e insumos extranjeros incluidos en la fabricación de un producto de exportación. El cumplir con estas normas permite que los productos de exportación se acojan a rebajas arancelarias en el país de destino del producto. En los acuerdos de complementación económica se fijan los Requisitos de Origen (porcentajes) para la concesión de las preferencias o desgravaciones acordadas. Las Normas de Origen se aplican a través de los “Certificados de Origen”8.

Este Tribunal en una sentencia anterior sobre la certificación de origen expresó lo siguiente: “(...) consiste en el procedimiento administrativo a seguir para hacer constar que una mercadería reúne las condiciones que están definidas en la normativa de origen respectiva, de manera que el producto sea considerado nacional de un país, para así acceder a las condiciones preferenciales correspondientes”9. El certificado de origen se define como el documento en formato oficial, que se utiliza para certificar que el bien exportado es originario de determinado país, la presentación de este documento se exige en el país de destino con el fin de conocer esta característica de las mercaderías importadas. Los datos contenidos en el certificado de origen deben ser exactos, ya que un error puede significar su nulidad en el país de destino, y ocasionar consecuencias administrativas e incluso penales para los operadores que intervienen. De acuerdo con el artículo 12 de la Decisión 416, los exportadores, al solicitar el certificado de origen a las autoridades gubernamentales competentes o a las entidades habilitadas correspondientes, deben presentar una declaración jurada con los antecedentes que permitan respaldar que la mercancía cumple con los Requisitos de Origen; la validez de esta declaración no será superior a dos años, salvo que antes de dicho plazo se modifiquen las condiciones de producción. Según lo determinado en el artículo 14 de la misma norma, el formulario a utilizarse es el mismo adoptado por la ALADI, para la declaración y certificación de origen de las mercaderías. En el Proceso 190-IP-2007, este Tribunal señaló que para que el certificado de origen tenga plenos efectos, se deberá cumplir con los siguientes requisitos, de conformidad con lo establecido en el mencionado artículo 12: 1. Para expedir el respectivo certificado, las autoridades competentes o habilitadas

deberán solicitar al productor si es el mismo exportador de la mercancía, una declaración jurada. Si el productor no es el mismo exportador, este último deberá suministrar la declaración jurada.

2. Que la anterior declaración jurada esté vigente. El párrafo 5 del artículo 12 de la

Decisión 416 establece como plazo de vigencia dos años, a menos que antes de dicho plazo se modifiquen las condiciones de producción, razón por la cual se deberá expedir otra declaración jurada.

3. El certificado de origen deberá contar con la firma autógrafa del funcionario

competente para el efecto.

7 http://www.revistatranvía.cl/tv24/fal204_.htm, viernes 05 de noviembre de 2004.

8 http://www.cadeco.org/Comex/VARIOS/documentos/certificado, viernes 05 de noviembre de 2004.

9 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de mayo del 2004. Proceso

Nº 18-IP-2004. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1086, de 25 de junio de

2004.

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4. Junto con el certificado se debe presentar la respectiva factura comercial, cuya fecha

no podrá ser posterior a la de la certificación. 5. Si las mercancías van a ser facturadas en un tercer País Miembro o no, el productor o

exportador del País de Origen deberá declarar que las mercancías serán comercializadas por un tercero, indicando el nombre y los demás datos que dé la empresa que facturara la operación de destino.

6. De conformidad con el artículo 14 de la Decisión 416, tanto la declaración jurada como el certificado de origen deberá expedirse en el formulario adoptado por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), hasta tanto entre a regir el nuevo formulario adoptado por la Comisión de la Comunidad Andina, a propuesta de la Secretaría General de la Comunidad Andina, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 416.

7. Que el certificado de origen se encuentre vigente. El segundo párrafo de la Disposición

Transitoria Primera de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina, determina que el certificado de origen tendrá una vigencia de 180 días calendario, contados a partir de la fecha de emisión, salvo que se trate de mercancía almacenada temporalmente bajo control aduanero en el país de destino, en cuyo evento el certificado de origen se mantendrá vigente por el tiempo adicional que la administración aduanera haya autorizado dichas operaciones o regímenes.

Además, en el Proceso 11-IP-2008, el Tribunal manifestó que es importante tener en cuenta lo consagrado en el artículo 15 de la Decisión 416, ya que prevé cuatro hipótesis en donde la Autoridad Aduanera no puede impedir el desaduanamiento de las mercancías cuando haya problemas con el Certificado de Origen de las mercancías, pero sí puede exigir la constitución de una garantía por el valor de los gravámenes que se aplicarían a importaciones de Terceros Países, con base en las normas nacionales internas que para el efecto estén consagradas. Estas hipótesis son: 1. Que exista duda sobre la autenticidad de la certificación; 2. Que se presuma el incumplimiento de las normas establecidas en la Decisión 416; 3. Que la mercancía se encuentre en la nómina de bienes no producidos en la

subregión; y, 4. Que el certificado de origen no se presente, contenga errores o esté incompleto. En el

primer evento la autoridad aduanera dará un plazo de quince (15) días calendario contado a partir de la fecha de despacho a consumo o del levante de la mercancía, para que el certificado sea presentado, so pena de hacer exigible la garantía o cobrar los gravámenes correspondientes si no se cumple.

La Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina al ser una norma de carácter comunitario, en virtud del principio de aplicación directa e inmediata, entra a regir en los Países Miembros, una vez en vigor, de manera inmediata y automática sin que para ello se requiera proceso de incorporación al orden interno y sin que se requiera ningún tipo de reglamentación para el efecto.” De conformidad con lo anterior, la corte consultante deberá determinar si se han cumplido con los requisitos que la Decisión 416 consagra en relación con el certificado de origen andino, de conformidad con lo expresado en la presente providencia; lo anterior sin perjuicio de que la República del Perú regule determinados aspectos no especificados por la normativa andina con base en la facultad del complemento indispensable.”

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F. LA MODIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE ORIGEN. PRINCIPIO DE

COMPLEMENTO INDISPENSABLE. La sociedad demandante argumentó que la rectificación de un Certificado de Origen debe hacerse dentro de los 180 días calendario de su vigencia, de conformidad con el artículo 14 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina. La sociedad MABE PERÚ S.A., sostuvo que ni la normativa CAN ni la internacional establecen un plazo para la modificación del Certificado de Origen. En este escenario, el Tribunal estima necesario abordar el tema de la modificación del Certificado de Origen. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 90-IP-2011: “Ni la situación del caso objeto de controversia en el proceso interno, ni los supuestos de hecho, se encuentran contemplados en la Decisión 416. La finalidad de esta normativa comunitaria es establecer las condiciones que deben reunir los productos a efectos de certificar que el bien exportado es originario de alguno de los Países Miembros y de esta manera obtener los beneficios del mercado ampliado. Así, este Tribunal considera viable que las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas para tal efecto en el País Miembro exportador modifiquen, a solicitud de la parte interesada, un certificado de origen válidamente emitido, siempre y cuando dicha modificación no implique un cambio en el criterio de calificación del origen. También advierte que, como la norma comunitaria no regula la forma de solicitar y de tramitar la solicitud de modificación, se aplicará la normativa nacional respectiva del País Miembro exportador, de conformidad con el principio del complemento indispensable (…). Ahora bien, el plazo para modificar el certificado de origen no puede ser diferente al de su validez, es decir, 180 días calendario, de conformidad con el artículo 14 de la Decisión 416. Asimismo, el plazo para presentar las modificaciones ante las autoridades aduaneras del País Miembro importador tampoco puede ser diferente al señalado, ya que no sería coherente que el certificado tuviera un periodo de validez distinto al plazo para modificarlo y presentarlo ante las autoridades aduaneras respectivas. Como corolario de lo anterior, para que un certificado de origen pueda modificarse y sea válidamente presentado ante las autoridades aduaneras del País Miembro importador, se deben cumplir los siguientes requisitos: a) que la modificación no altere el elemento esencial del certificado de origen que es, precisamente, la calificación de dicho origen; y b) que la modificación se tramite y sea presentada ante las autoridades competentes del País Miembro exportador e importador, respectivamente, dentro del plazo de validez del certificado de origen.” EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino

y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.

SEGUNDO: La corte consultante debe establecer si el acuerdo ARAM No. 2 es

concordante con la normativa comunitaria andina, ya que de lo contrario

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es inaplicable en el contexto intrasubregional, de conformidad con lo establecido en la presente providencia.

TERCERO: La corte consultante deberá determinar si en el presente caso se cumplen

los principios básicos del programa de liberación de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.

El Acuerdo Bilateral de Comercio entre Ecuador y Perú, suscrito en el marco de la Decisión 321 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el 13 de noviembre de 1992, para continuar regulando situaciones con fecha posterior a la entrada en vigencia de la Decisión 414, debió otorgar un tratamiento más favorable que el previsto en la Decisión 414. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el literal anterior, el juez consultante deberá analizar qué norma es aplicable al caso bajo estudio, actuando como juez comunitario andino y, en efecto, cuidando la validez y eficacia del ordenamiento subregional.

CUARTO: La corte consultante deberá determinar si se han cumplido con los

requisitos que la Decisión 416 consagra en relación con el certificado de origen andino, de conformidad con lo expresado en la presente providencia; lo anterior sin perjuicio de que la República del Perú regule determinados aspectos no especificados por la normativa andina con base en la facultad del complemento indispensable.

QUINTO: Se considera viable que las autoridades gubernamentales competentes o

las entidades habilitadas para tal efecto en el País Miembro exportador modifiquen, a solicitud de la parte interesada, un certificado de origen válidamente emitido, siempre y cuando dicha modificación no implique un cambio en el criterio de calificación del origen. También advierte que, como la norma comunitaria no regula la forma de solicitar y de tramitar la solicitud de modificación, se aplicará la normativa nacional respectiva del País Miembro exportador, de conformidad con el principio del complemento indispensable.

Ahora bien, el plazo para modificar el certificado de origen no puede ser diferente al de su validez, es decir, 180 días calendario, de conformidad con el artículo 14 de la Decisión 416. Asimismo, el plazo para presentar las modificaciones ante las autoridades aduaneras del País Miembro importador tampoco puede ser diferente al señalado, ya que no sería coherente que el certificado tuviera un periodo de validez distinto al plazo para modificarlo y presentarlo ante las autoridades aduaneras respectivas. Como corolario de lo anterior, para que un certificado de origen pueda modificarse y sea válidamente presentado ante las autoridades aduaneras del País Miembro importador, se deben cumplir los siguientes requisitos: a) que la modificación no altere el elemento esencial del certificado de origen que es, precisamente, la calificación de dicho origen; y b) que la modificación se tramite y sea presentada ante las autoridades competentes del País Miembro exportador e importador, respectivamente, dentro del plazo de validez del certificado de origen.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la corte consultante, al emitir el fallo en el proceso interno CAS. No. 10162-2012, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO

Gustavo García Brito SECRETARIO

PROCESO 198-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la misma Decisión. Marca: PREMIER SUAVE (mixta). Actor: sociedad PHILIP MORRIS

PRODUCTS S.A. Proceso interno Nº. 2010-00267.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil catorce. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2010-00267; El auto de 3 de diciembre de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

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a) Partes en el proceso interno. Demandante: sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A.

a) Hechos. 1. El 28 de octubre de 2005, la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A., solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo PREMIER SUAVE (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 558 de 30 de noviembre de 2005. Contra dicha solicitud presentó oposición, la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. sobre la base de sus marcas MARLBORO (mixta), MARLBORO LIGHTS (mixta) y FIGURATIVA registradas a su favor para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. Por Resolución Nº. 10482 de 27 de febrero de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº. 25725 de 26 de mayo de 2009, confirmó la Resolución impugnada. 5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº. 43864 de 31 de agosto de 2009, confirmó también la Resolución Nº. 10482 de 27 de febrero de 2009. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. 6. La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las mencionadas resoluciones.

b) Fundamentos jurídicos de la demanda. La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. presenta demanda esgrimiendo los siguientes argumentos: 1. Se violaron los artículos 136 literales a) y h) de la Decisión 486. 2. La Superintendencia erróneamente consideró que el signo solicitado PREMIER SUAVE (mixta) por PROTABACO S.A. es una marca derivada de las marcas registradas PREMIER (mixtas) pertenecientes a la misma sociedad, ya que el nuevo diseño de PREMIER SUAVE (mixta) tiene variaciones considerables respecto de los elementos gráficos de las marcas PREMIER (mixtas). 3. El elemento predominante en los signos en conflicto es el gráfico, el caso de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. la figura de techo invertido.

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4. Existe confusión desde el punto de vista gráfico, visual, fonético e ideológico. 5. Las marcas fundamento de la oposición son notoriamente conocidas. Agrega “no parece que se requiera de prueba de notoriedad de marcas verdaderamente renombradas como lo son MARLBORO y su elemento figurativo representado por el ‘diseño de techo’, por lo cual su grado de conocimiento podría ser admitido directamente por la SIC como un hecho notorio exento de prueba”, sin embargo afirma que adjuntó pruebas que demuestran su notoriedad. 6. La marca PREMIER SUAVE (mixta) utiliza un diseño muy similar al de las marcas FIGURATIVA y MARLBORO. 7. Cita un caso análogo. Contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó: 1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”. 2. El signo solicitado PREMIER SUAVE (mixta) sí constituye una marca derivada de las marcas registradas PREMIER (mixtas). El signo solicitado “contiene dentro de su estructura gramatical la palabra ‘SUAVE’, cuyos elementos deben ser tenidos como accesorios, siendo esta expresión no apropiable, porque describen el producto que se pretende vender al público y su figura geométrica ya se encuentra dentro de las previamente registradas por la sociedad Protabaco S.A., por lo cual no alteran las marcas registradas”. 3. “es evidente que la sociedad Protabaco S.A. adquirió unos derechos sobre la palabra PREMIER, por lo cual signo (sic), solicitado debe ser tenido como derivación de la marca principal (…)”. 4. Los signos en conflicto son diferentes y no causan riesgo de confusión ni de asociación.

c) Tercero interesado. La sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. tercero interesado en el proceso, contestó la demanda diciendo: 1. Su diseño se asemeja a la letra M la cual es la inicial del apellido MEKLER, apellido de la familia que constituyó la sociedad PROTABACO S.A. La mencionada letra M se encuentra registrada. 2. Posteriormente se registraron las marcas PREMIER con la letra M y esta marca fue evolucionando con variaciones secundarias. 3. Las marcas en conflicto han coexistido en el mercado por más de 20 años. CONSIDERANDO: Que, la norma contenida en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del

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ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo PREMIER SUAVE (mixto), fue el 28 de octubre de 2005, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la Decisión 486 por ser aplicables al caso concreto; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos,

etiquetas, emblemas y escudos; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo

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titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. (…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. (…)”.

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1. La marca y los requisitos para su registro. La distintividad. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”). El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente”

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distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”. (Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo PREMIER SUAVE (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.

En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado PREMIER SUAVE (mixto) es confundible con las marcas MARLBORO (mixta), MARLBORO LIGHTS (mixta) y FIGURATIVA, el Tribunal considera oportuno referirse al tema. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo

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piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

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En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

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2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto. Además, se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica.

3. Clases de signos. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre

signos mixtos y figurativos. El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a la comparación entre signos mixtos y entre signos mixtos y figurativos en virtud de que el signo solicitado PREMIER SUAVE es mixto y las marcas sobre las cuales se realiza la oposición son MARLBORO (mixta), MARLBORO LIGHTS (mixta) y una marca FIGURATIVA. Además, se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta de los signos en conflicto. Signos denominativos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). Signos mixtos. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el

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cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Signos gráficos y figurativos. Las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir. (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que:

“Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”. (Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss).

Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la

observa. Comparación entre signos mixtos. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).

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En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, que a continuación se describen: En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

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El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Comparación entre signos gráficos y mixtos. La comparación entre los signos gráficos habrá de realizarse atendiendo principalmente a la impresión gráfica de conjunto que aquellos causen en el consumidor o usuario medio del tipo de producto o servicio de que se trate, por tanto deberá ser conducida por la impresión unitaria que cada uno de ellos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria de sus destinatarios. Para realizar una comparación entre signos mixtos y signos gráficos, básicamente, se deben tomar en cuenta los mismos criterios que en la comparación de signos mixtos, pues al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. El juez consultante, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante. En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”. (Proceso 23-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1075 de 2 de junio de 2004, marca figurativa: FIGURA DE UNA HORMIGA). Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los siguientes criterios para la comparación entre marcas figurativas: “El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe”. (Proceso 23-IP2004, ya citado). Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos, arriba descritos.

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4. Signos distintivos notoriamente conocidos, su protección y su prueba. Los riesgos en el mercado.

Se interpretará el tema en razón a que en el proceso administrativo la parte demandante sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. argumenta que las marcas sobre las cuales se presenta la oposición son notoriamente conocidas En este marco el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad, haciendo un especial énfasis en la relación que existe entre su protección, el principio de especialidad y los diferentes riegos en el mercado. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, en el marco del proceso 111-IP-2013: “1. Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características:

Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente,

El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente:

“Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.

La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

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2. Protección. a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y

efectivo de la marca. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido. El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria. En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la

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lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario1. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales B) y C) de la presente providencia. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.

Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen

empresarial del signo notoriamente conocido. Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas

productoras tiene algún grado de vinculación.

1 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS

MENDOZA, Marcelo. “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO

ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.

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Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente:

“En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.2

Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado:

“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 3

3. Prueba.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros:

“a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

2 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid

España, 1995. Pág. 283. 3 Ibídem. Pág. 247.

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d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.” (Proceso 111-IP-2013 de 16 de octubre de 2013, citando al proceso 23-IP-2013 de 15 de mayo de 2013).

Revisado el caso concreto, el Tribunal encuentra la necesidad de fijar con claridad la relación entre el principio de especialidad y los diferentes riesgos a los que se expone una marca notoria en el mercado, de conformidad con lo siguiente:

“Como se dijo anteriormente, la protección de la marca notoriamente conocida rompe los principios registral, de uso real y efectivo, de territorialidad y de especialidad. Esto se da bajo el entendido de que la marca notoria se encuentre inmersa dentro de uno de los cuatro riesgos ya especificados: confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Por lo tanto, para que se proteja a una marca notoria más allá del principio de especialidad, se deberá demostrar la exposición del signo a alguno de dichos riesgos.

En consecuencia, la corte consultante deberá verificar la existencia de alguno de los mencionados riesgos para que opere la protección del signo notorio. En relación con los dos primeros, deberá revisar el conjunto de parámetros establecidos para determinar la posibilidad de error en el público consumidor (…).

En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es de vital importancia que el juez consultante, para ciertos supuestos, establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. Si bien la normativa comunitaria andina no diferencia entre la marca notoria y la renombrada para establecer diferentes niveles de protección, la determinación de ciertos escenarios de conflicto sí puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.

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El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación el público consumidor, o que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores. Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos escenarios de mercadeo. Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. Por lo tanto, el juez consultante, deberá analizar, entre otros factores, la potencialidad de que el signo incursione en otros espacios comerciales.

Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor”. (Proceso 111-IP-2013, ya citado).

Sobre la base de lo expuesto, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Finalmente, el Tribunal advierte que el análisis sobre conexión competitiva sólo se debe realizar si no se prueba la notoriedad de las marcas opositoras, ya que, como se dijo anteriormente, dicha clase de marcas se protege más allá del principio de especialidad.

5. La marca derivada. El Tribunal considera oportuno referirse al tema en virtud a que la parte demandante PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. manifestó que la Superintendencia erró al considerar que el signo solicitado PREMIER SUAVE (mixto) es una derivación de sus marcas PREMIER. El Tribunal ha manifestado que “Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan”. (Proceso 140-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1597 de 25 de febrero de 2008, marca: CHILI’S). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia, ha expresado lo siguiente en relación con las marcas derivadas:

“(…) en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido. Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin

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embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido. En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”. (Proceso 84-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: KRYSTAL).

El Tribunal ha manifestado que “El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, por un elemento descriptivo o genérico, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común, o bien un elemento genérico o descriptivo no puede impedir que otros usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la marca derivada, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la marca derivada, y que genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. (…) el hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar. La marca derivada tiene unos efectos importantes en relación con la oposición en vía gubernativa, ya que ésta no puede referirse únicamente al elemento distintivo, ya que el elemento distintivo proviene de la marca anteriormente registrada. Por lo tanto, la oposición debe involucrar los elementos accesorios y no únicamente el elemento distintivo”. (Proceso 140-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1591 de 25 de febrero de 2008, marca: CHILI’S MARGARITA BAR). En relación con lo anterior, el Tribunal de Justicia, adoptando un criterio doctrinal, se ha manifestado en varias de sus providencias de la siguiente manera:

“Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que: ‘Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión’. (Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso

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95-IP-2002)”. (Proceso 108-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1029, de 16 de enero de 2004; marca: COLT).

Al respecto, el Tribunal ha sostenido: “Lo anterior no significa que se rompa el principio de que el análisis de las marcas denominativas deba hacerse atendiendo a una visión en conjunto, sino que la oposición u observación en la vía gubernativa no puede referirse únicamente al elemento distintivo principal”. (Proceso 170-IP-2007, ya citado).

6. Coexistencia marcaria. El tercero interesado en el proceso PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO manifestó que las marcas en conflicto han coexistido en el mercado por más de 20 años, por lo tanto, el Tribunal se referirá al tema. Al respecto, el Tribunal se ha pronunciado, manifestando:

“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el aludido ‘riesgo de confusión’ al colocar a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Sin embargo, existe un fenómeno denominado ‘LA COEXISTENCIA DE SIGNOS, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal ‘coexistencia de hecho’ no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: ‘La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad’. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003)”. (Proceso 160-IP-2013, de 29 de agosto de 2013, marca: WEST (mixta)”.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo PREMIER SUAVE (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

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TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan. CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con otros signos mixtos y gráficos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos. En la comparación entre un signo mixto y un signo gráfico, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los criterios para la comparación entre marcas figurativas. QUINTO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. Sobre la base de lo expuesto en la presente interpretación prejudicial, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. SEXTO: En el régimen comunitario andino de propiedad intelectual, la protección contra el riesgo de dilución es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada. En este sentido, el juez consultante debe analizar si el signo solicitado para registro podría causar riesgo de dilución de la capacidad distintiva de las marcas notorias del demandante. SÉPTIMO: El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la

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marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada. El Juez Consultante debe determinar si se está en frente del registro de una marca derivada y, posteriormente, realizar un análisis complejo de registrabiliad teniendo en cuenta factores como si el signo a registrar está compuesto por elementos de uso común y genéricos, o si es derivado de una marca notoria, de conformidad con los parámetros planteados en la presente providencia. NOVENO: La coexistencia de hecho se subordina necesariamente a que las marcas que coexistan en el mercado no produzcan confusión entre el público sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 2010-00267, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO

Gustavo García Brito SECRETARIO

Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Av. Paseo de la República 3895 – Fax (51-1) 221-3329 – Telf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 –Lima - Perú