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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 34-IP-2013

Interpretacin prejudicial, a solicitud del juez consultante, delartculo !1 de la "ecisin 344 de 21 de octu#re de 1$$3, e%pedidapor la Co&isin del 'cuerdo de Carta(ena ), de o*icio, del artculo!2 literales d+ ) e+ de la &is&a nor&atia, con *unda&ento en laconsulta *or&ulada por la Se(unda Sala del ri#unal "istrital .o/ 1de lo Contencioso 'd&inistratio, "istrito de uito, Rep#lica delEcuador/ "e&andante IER 5RE6I.7 COP'.8/ E%pedienteinterno 19!02-43!2-1$$9-C:/ arca ICE 5RE6E" ;deno&inatia+/

E RI5

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#" /a sociedad=O?. '5' I.>ESE.S ;5'R5'"OS+ IIE", solicit el*) de ma@o de #AAB el registro como marca del signo denominativo ICE5RE6E", para amparar productos de la clase *2 de la $lasificacin Internacionalde !iCa"

2" 6na veC publicado el eDtracto en la aceta de Propiedad Industrial, la sociedad

IER 5RE6I.7 COP'.8, present observacin con base en los artculosE# @ E2 literales d> ?> e i> de la ecisin *BB de la $omisin del %cuerdo de$artagena"

*" (l irector !acional de Propiedad Industrial del .inisterio de $omercio (Dterior,IndustrialiCacin @ Pesca de la &ep'blica del (cuador, mediante &esolucin !o")A5AE## de #F de junio de #AAF, resolvi rec?aCar la observacin presentada @conceder el registro solicitado"

B" /a sociedad IER 5RE6I.7 COP'.8, present recurso subjetivo o deplena jurisdiccin ante el Tribunal istrital !o" # de lo $ontencioso %dministrativode Quito"

5" /a Segunda Sala del Tribunal istrital !o" # de lo $ontencioso %dministrativo,istrito de Quito, solicit interpretacin prejudicial al Tribunal de :usticia de la$omunidad %ndina"

5/ :

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derec%o de la demanda propuesta, por no estar apegados a la ley ni a larealidad.

()H"

2/ Por parte del Procurador 7eneral del Estado de la Rep#lica del Ecuador/

.ediante el irector eneral de Patrocinio, contest la demanda de la siguientemanera-

()

&n la calidad invocada, compare'co para vigilar las actuaciones udiciales enesta causa de conformidad con lo dispuesto mediante esolucin **+ de "1de mar'o de 1-. &n concordancia de la disposicin transitoria de la Leyrgnica del /inisterio P0$lico, pu$licada en el egistro ficial #o. " de 1de mar'o de 1-.

()H"

3/ Por parte del tercero interesado/

$ontest la demanda con base en los siguientes argumentos-

Sostiene, ue el signo solicitado es distintivo, novedoso @ 'nico"

.anifiesta, ue la sociedad demandante no tena derec?o para presentar

observaciones, @a ue solicit el registro de la marca ICE?O

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e oficio, se interpretar+ el artculo E2 literales d> @ e> de la misma normativa"

% continuacin, se inserta el teDto de las normas interpretadas-

"ECISI@. 344()

'rtculo !1

Podrn registrarse como marcas los signos que sean percepti$les,suficientemente distintivos y suscepti$les de representacin grfica.

2e entender por marca todo signo percepti$le capa' de distinguir en elmercado, los productos o servicios producidos o comerciali'ados poruna persona de los productos o servicios id3nticos o similares de otrapersonaH"

=J>

'rtculo !2

#o podrn registrarse como marcas los signos que4

()

d) 5onsistan e6clusivamente en un signo o indicacin que pueda serviren el comercio para designar o para descri$ir la especie, la calidad, la

cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la 3poca de produccinu otros datos, caracter7sticas o informaciones de los productos o de losservicios para los cuales %a de usarse8

e) 5onsistan e6clusivamente en un signo o indicacin que, en ellenguae corriente o en el uso comercial del pa7s, sea una designacincom0n o usual de los productos o servicios de que se trate8

()9.

>I/ CO.SI"ER'CIO.ES

Procede el Tribunal a realiCar la interpretacin prejudicial solicitada, para lo cual seanaliCar+n los siguientes aspectos-

%" $oncepto de .arca" &euisitos para el registro de las marcas"

0" Signos genGricos, descriptivos @ de uso com'n" Palabras genGricas, descriptivas @de uso com'n en la conformacin de signos marcarios" Su relacin con los signosen idioma eDtranjero"

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'/ CO.CEPO "E 'RC'/ RE"

&especto de la funcin publicitaria ?a dic?o lo siguiente-

&stas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel

esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia delproducto o del servicio al que representa, funcin pu$licitaria que esperci$ida por el p0$lico y los medios comerciales, pudi3ndose no o$stantecausar enga;o o confusin por falsas apreciaciones respecto de los

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productos o servicios protegidos9. =Proceso M*LIPL2))B" InterpretacinPrejudicial de 2E de julio de 2))B, publicada en la aceta 3ficial del%cuerdo de $artagena !N ###2, de )M de septiembre de 2))B>"#

e conformidad con el artculo E# de la ecisin *BB de la $omisin del %cuerdo de$artagena, los reuisitos para el registro de marcas son- la distintividad, la

perceptibilidad @ la susceptibilidad de representacin gr+fica"

a distintiidad/

/a distintividad, es la capacidad intrnseca ue debe tener el signo para distinguirunos productos o servicios de otros" (l car+cter distintivo de la marca, le permite alconsumidor realiCar la eleccin de los bienes @ servicios ue desea aduirirOtambiGn le permite al titular de la marca, diferenciar sus productos @ servicios deotros similares ue se ofertan en el mercado"

a percepti#ilidad

/a perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser captado por los sentidos" (stacaracterstica permite, ue la marca se instale con facilidad en la mente delconsumidor" Sobre esta caracterstica el Tribunal ?a manifestado lo siguiente-

La percepti$ilidad, precisamente, %ace referencia a todo elemento, signoo indicacin que pueda ser captado por los sentidos para que, por mediode 3stos, la marca penetre en la mente del p0$lico, el cual la asimila confacilidad. Por cuanto para la percepcin sensorial o e6terna de los signosse utili'a en forma ms general el sentido de la vista, %an venido

caracteri'ndose preferentemente aquellos elementos que %aganreferencia a una denominacin, a un conunto de pala$ras, a una figura,a un di$uo, o a un conunto de di$uos9. =Proceso ! #*2LIPL2))B"Interpretacin Prejudicial de 2F de octubre de 2))B, publicada en laaceta 3ficial del %cuerdo de $artagena ! ##BM, de # de diciembrede 2))B>"

a suscepti#ilidad de representacin (rA*ica/

(s la posibilidad de ue el signo ue se va a registrar como marca sea descritomediante palabras, gr+ficos, signos, colores, figuras, etc", de tal manera, ue suscomponentes puedan ser apreciados por uien lo observe" (sta caracterstica, esimportante para la publicacin de las solicitudes de registro en los medios oficiales"

(n conclusin, para ue un signo sea registrado como marca debe ser distintivo,perceptible @ susceptible de representacin gr+fica"

(l jueC consultante debe proceder a analiCar, en primer lugar, si la marca a registrarcumple con los reuisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no est+inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad reguladas en los artculos E2 @E* de la ecisin *BB de la $omisin del %cuerdo de $artagena"

1 /as funciones de la marca ?a sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidaspor el Tribunal" (ntre Gstas se puede destacar la emitida en el proceso #5LIPL2))*" Interpretacin Prejudicial de#2 de marCo de 2))*" Publicada en la aceta 3ficial del %cuerdo de $artagena ! A#M, de 2 de abril de 2))*"

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5/ SI7.OS 7E.BRICOS, "ESCRIPI>OS 8 "E del artculo E2 de la ecisin *BB de la $omisin del %cuerdo de $artagena,dispone-

#o podrn registrarse como marcas los signos que4

()

d) 5onsistan e6clusivamente en un signo o indicacin que pueda servir enel comercio para designar o para descri$ir la especie, la calidad, lacantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la 3poca de produccin uotros datos, caracter7sticas o informaciones de los productos o de losservicios para los cuales %a de usarse89

/a norma transcrita pro?be el registro de signos ue sean designaciones o indicacionesgenGricas o descriptivas"

/a denominacin genGrica determina el gGnero del objeto ue identificaO no se puedeotorgar a ninguna persona el derec?o eDclusivo sobre la utiliCacin de esa palabra, @aue se creara una posicin de ventaja injusta frente a otros empresarios"

/a eDpresin genGrica, puede identificarse cuando al formular la pregunta uG esR, enrelacin con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominacingenGrica" esde el punto de vista marcario, un tGrmino es genGrico cuando es

necesario utiliCarlo en alguna forma para sealar el producto o servicio ue deseaproteger, o cuando por s slo pueda servir para identificarlo"

/os signos descriptivos informan de manera eDclusiva acerca de las siguientescaractersticas @ propiedades de los productos- calidad, cantidad, funciones,ingredientes, tamao, valor, destino, etc"

Se identifica la denominacin descriptiva, formulando la pregunta cmo esR (n relacincon el producto o servicio de ue se trata, se contesta ?aciendo uso justamente de ladenominacin considerada descriptiva"

(l literal e> del artculo E2 de la ecisin *BB de la $omisin del %cuerdo de $artagena,dispone-

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#o podrn registrarse como marcas los signos que4

()

e) 5onsistan e6clusivamente en un signo o indicacin que, en el lenguaecorriente o en el uso comercial del pa7s, sea una designacin com0n o usual

de los productos o servicios de que se trate98

/a norma trascrita pro?be el registro de signos conformados eDclusivamente pordesignaciones comunes o usuales

(l derec?o de uso eDclusivo del ue goCa el titular de la marca, descarta ue palabrasdescriptivas, genGricas o usuales puedan ser utiliCadas 'nicamente por un titularmarcario, @a ue al ser esos vocablos de dominio p'blico no se puede impedir ue loscompetidores en el mercado los sigan utiliCando2"

(l Tribunal advierte ue los signos descriptivos, genGricos @ de uso com'n debenapreciarse en relacin con los productos o servicios ue ampare el signo a registrar" (sdecir, lo ue es descriptivo, genGrico o de uso com'n en una clase determinada puedeno serlo as en otraO los tGrminos comunes o usuales, por ejemplo, en materia deservicios mec+nicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, @ a lainversa" Sin embargo, es mu@ importante tener en cuenta ue ?a@ productos @ serviciosue tienen una estrec?a relacin o coneDin competitiva @, de conformidad con esto,analiCando la mencionada coneDin se podra establecer si el estatus de descriptivo,genGrico o de uso com'n en una clase afecta la registrabilidad del signo en clasesconeDas o relacionadas"*(sto es mu@ importante porue en productos o servicios con

2

entro del tema :orge 3tamendi seala ue-

(l titular de una marca con un elemento de uso com'n sabe ue tendr+ ue coeDistir con las marcasanteriores, @ con las ue se ?an de solicitar en el futuro" 4 sabe tambiGn ue siempre eDistir+ entre lasmarcas as configuradas el parecido ue se deriva, necesariamente, de las partculas coparticipadasinsusceptibles de privilegio marcario" (sto necesariamente tendr+ efectos sobre el criterio ue se apliueen el cotejo" 4 por ello se ?a dic?o ue esos elementos de uso com'n son marcariamente dGbilesH"O'E."I =or(e/ (&($;3 ( .%&$%SH" (d" %beledo Perrot" 0uenos %ires, %rgentina, 2)#)" P+g"2#5"

3 (l Tribunal ?a determinado ciertos criterios para analiCar la coneDin competitiva-

a) La inclusin de los productos en una misma clase del nomencltor4 () curre cuando se limita elregistro a uno o varios de los productos de una clase del nomencltor, perdiendo su valor al producirseel registro para toda la clase. &n el caso de la limitacin, la prue$a para demostrar que entre losproductos que constan en dic%a clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro,corresponde a quien alega.$) 5anales de comerciali'acin4

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intima coneDin competitiva la informacin comercial se cruCa, lo ue ?ace imposibleue un comerciante se apropie de un signo ue en manejo ordinario de los negociostambiGn pueda ser utiliCado por los comerciantes de productos o servicios ntimamenterelacionados"

%l conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como-

palabras, prefijos o sufijos, races o terminaciones, ue individualmente consideradaspueden estimarse como eDpresiones genGricas, de uso com'n o descriptivas, por loue no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna"

Si bien las normas transcritas pro?ben el registro de signos conformadoseDclusivamente por designaciones genGricas, comunes o descriptivas, las palabras opartculas genGricas, de uso com'n o descriptivas al estar combinadas con otraspueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder asu registro"

(n este 'ltimo caso, el titular de dic?a marca no puede impedir ue las palabrasgenGricas, de uso com'n o descriptivas puedan ser utiliCadas por los otros empresarios"(sto uiere decir ue su marca es dGbil porue tiene una fuerCa limitada de oposicin,@a ue las partculas genGricas, descriptivas o de uso com'n se deben eDcluir del cotejomarcarioB"

%?ora bien, como en el caso bajo estudio el signo solicitado se encuentra conformado porpalabras en idioma inglGs, se ?ace necesario tratar el tema de las palabras en idiomaeDtranjero utiliCadas en la conformacin de signos marcarios @ su relacin con las palabrasgenGricas, de uso com'n @ descriptivas en la conformacin de signos marcarios"

/os signos formados por una o m+s palabras en idioma eDtranjero, ue no forman partedel conocimiento com'n, cabe considerarlos como signos de fantasa @, en consecuencia,procede registrarlos como marca"

vender en otra %elados y mue$les8 en consecuencia, esa relacin entre los productos comerciali'adostam$i3n influye en la asociacin que el consumidor %aga del origen empresarial de los productosrelacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusin en caso de que esa similitud sea tal queel consumidor medio de dic%os productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) >so conunto o complementario de productos4 Los productos que com0nmente se puedan utili'arconuntamente (por eemplo4 puerta y c%apa) pueden dar lugar a confusin respecto al origenempresarial, ya que el p0$lico consumidor supondr7a que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos de$e entenderse en forma directa, es decir, que el uso deun producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utili'arse el otro osu utili'acin no ser7a la de su 0ltima finalidad o funcin.

/ismo g3nero de los productos4 Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplirdistintas funciones o finalidades, si tienen similares caracter7sticas, e6iste la posi$ilidad de que seorigine el riesgo de confusin al estar identificados por marcas tam$i3n similares o id3nticas (poreemplo4 medias de deporte y medias de vestir9. =Proceso ##BLIPL2))*" .%&$%- (0(/I!T(&!%$I3!%/" Interpretacin Prejudicial de #A de noviembre de 2))*, publicada en la aceta3ficial del %cuerdo de $artagena ! #)2E de #B de enero de 2))B>"

4 entro del tema :orge 3tamendi seala ue-

&l titular de una marca con un elemento de uso com0n sa$e que tendr que coe6istir con las marcasanteriores, y con las que se %an de solicitar en el futuro. ! sa$e tam$i3n que siempre e6istir entre las

marcas as7 configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las part7culas coparticipadasinsuscepti$les de privilegio marcario. &sto necesariamente tendr efectos so$re el criterio que se apliqueen el coteo. ! por ello se %a dic%o que esos elementos de uso com0n son marcariamente d3$iles9.O'E."I =or(e/ (&($;3 ( .%&$%SH" (d" %beledo Perrot" 0uenos %ires, %rgentina, 2)#)" P+g"2#5"

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!o ser+n registrables dic?os signos, si el significado conceptual de las palabras en idiomaeDtranjero ue los integran se ?a ?ec?o del conocimiento de la ma@ora del p'blicoconsumidor o usuario, ?abiGndose generaliCado su uso, @ si se trata de vocablosgenGricos o descriptivos ue meCclados con otras palabras o elementos no le otorguendistintividad al conjunto marcario"

(l Tribunal ?a manifestado al respecto lo siguiente-

(...) cuando la denominacin se e6prese en idioma que sirva de ra7' al voca$loequivalente en la lengua espa;ola al de la marca e6aminada, su grado degenericidad o descriptividad de$er medirse como si se tratara de una e6presinlocal. () ?l tenor de lo esta$lecido en el art. @" literal d) de la :ecisin +AA dela 5omisin del ?cuerdo de 5artagena, el carcter gen3rico o descriptivo de unamarca no est referido a su denominacin en cualquier idioma. 2in em$argo, nopueden ser registradas e6presiones que a pesar de pertenecer a un idiomae6tranero, son de uso com0n en los Pa7ses de la 5omunidad ?ndina, o soncomprensi$les para el consumidor medio de esta 2u$regin de$ido a su ra7'com0n, a su similitud fon3tica o al %ec%o de %a$er sido adoptadas por un rganooficial de la lengua en cualquiera de los Pa7ses /iem$ros () H" =Proceso ! MALIPL2))#" Interpretacin prejudicial de #2 de diciembre de 2))#, publicada en laaceta 3ficial del %cuerdo de $artagena ! F5A, de M de febrero de 2))2>"

(l jueC consultante deber+ determinar si el significado de las palabras ICE @ 5RE6E"son de conocimiento de la ma@ora del p'blico consumidor, para posteriormenteestablecer si dic?as palabras son genGricas, descriptivas o de uso com'n para la clase *2de la $lasificacin Internacional de !iCa, de conformidad con lo todo lo eDpresado en lapresente providencia" /o mismo debe ?acer en relacin con todo el signo ICE 5RE6E"/

(l jueC consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo denominativo ICE 5RE6E"es genGrico, descriptivo @o de uso com'n para los productos de la clase *2 de la$lasificacin de !iCa, as como en clases coneDas competitivamente, de conformidad conlo eDpresado en la presente providencia" TambiGn deber+ determinar si las palabras ICE@ 5RE6E" son genGricas, de uso com'n @o descriptivas para la clase *2 de la$lasificacin Internacional de !iCa, as como en clases coneDas competitivamente, deconformidad con lo eDpresado en la presente providencia @, posteriormente, deber+realiCar el eDamen de registrabilidad teniendo en cuenta la debilidad de la marca ue lacontiene"

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